Bulletin du bureau de Montréal - Printemps 2011
mai 1, 2011
In This Issue
- Une bretelle d’accès à l’Autoroute de traitement des demandes de brevets
Paul Horbal présente le programme pilote de l’Autoroute du traitement des demandes de brevets de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). De plus, il explique comment ce programme promet d’accélérer l’examen des brevets canadiens initialement déposés à l’OPIC dans le cadre du système de Traité de coopération en matière de brevets (PCT).
- Le programme d'examen accéléré des demandes de brevets visant les technologies propres aux É-U
Ryan Tremblay présente les modifications apportées au programme pilote Green Technology du United States Patent and Trademark Office pour réduire les délais d’obtention de brevets sur des technologies vertes
- Certains secrets méritent d’être gardés
Paul Horbal vous entretient sur l’importance de définir les secrets commerciaux de votre entreprise.
- La loi sur l’élimination des pourriels et des logiciels espions
Jennifer McKenzie, Catherine Lovrics et Peter Woods font le point sur la nouvelle loi sur l’élimination des pourriels et des logiciels espions ainsi que ses répercussions sur les entreprises canadiennes qui envoient des messages électroniques.
Une bretelle d’accès à l’Autoroute de traitement des demandes de brevets
L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) lance un projet pilote de deux ans qui promet d’accélérer l’examen des demandes de brevets canadiens originellement déposées à l’OPIC en vertu du système du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Le projet pilote crée une Autoroute de traitement des demandes de brevets (ATDB) pour les demandes de brevets internationales (PCT) déposées en premier lieu à l'OPIC, pour être ensuite « nationalisées » au Canada. L'ATDB permet à un examinateur de brevets d'accélérer l'examen d'une demande de brevet en se basant sur l’historique d'examen d'une demande de brevet correspondante.
Dans le cas qui nous concerne, l'OPIC comble ainsi le fossé qui existe entre la division responsable de l'examen des demandes PCT et ses examinateurs habituels. En fait, l'OPIC lance une autoroute de traitement des demandes de brevets à l'intérieur même de son organisme. En vertu du nouveau programme PCT-ATDB, les examinateurs peuvent consulter les résultats de l'examen préliminaire au cours de la phase internationale du processus PCT afin d'accélérer l'examen de la demande nationale. L'OPIC désire ainsi fournir un premier rapport (acceptation ou rapport d'examen) dans un délai d’au plus 90 jours après le dépôt d’une demande de participation au programme PCT-ATDB.
Malheureusement, le programme PCT-ATDB canadien ne s'applique pas aux demandes « en phase nationale » dans d'autres pays.
Le programme PCT-ATDB est semblable au projet pilote plus vaste lancé en 2010 par les Bureaux des brevets des États-Unis, de l'Union européenne et du Japon. En vertu de ce programme, l'examen des demandes de brevet nationales dans chacun de ces trois bureaux des brevets peut être accéléré en se basant sur un rapport d'examen préliminaire positif rendu par un de ces trois bureaux au cours de la « phase internationale ». Cependant, les demandes canadiennes ne sont pas admissibles à ce programme.
Le projet pilote PCT-ATDB a été lancé en janvier 2011. Aucun frais additionnel n'est actuellement demandé pour y participer. Les innovateurs qui désirent obtenir la protection que confère un brevet à l'étranger devraient se renseigner sur ce programme ainsi que sur les autres projets d'autoroutes de traitement des demandes de brevets.
Paul Horbal, B. Sc. A., M. Sc. (génie électrique), J.D., est un avocat membre de l'équipe des brevets spécialisée en logiciels et haute technologie chez Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. Vous pouvez communiquer avec lui en composant le 416.957.1664 ou en écrivant à : .
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Le programme d'examen accéléré des demandes de brevets visant les technologies propres aux É-U
Le United States Patent and Trademark Office (USPTO) a récemment annoncé certaines modifications à son projet pilote visant les technologies propres, un programme lancé en décembre 2009 dans le but de promouvoir l'accroissement de ces technologies (pour en savoir plus, consultez : Examen accéléré des demandes de brevets visant les technologies propres). En effet, ce programme permet à un requérant de demander l'examen accéléré de certaines demandes de brevets admissibles, sans avoir à payer les frais additionnels habituellement requis pour un tel examen accéléré. Il vise à diminuer le délai d’obtention de brevets ayant trait à des innovations technologiques propres.
Antérieurement, ce programme n'était offert qu'aux demandes déposées avant le 8 décembre 2009 et devait prendre fin le 8 décembre 2010 ou après l’acceptation par l'USPTO de 3000 demandes. De ce fait, de nombreux requérants ayant déposé leur demande après le 8 décembre 2009 n’y ont pas eu accès.
Le programme a maintenant été élargi pour inclure toutes les demandes en instance, et non seulement celles déposées avant le 8 décembre 2009. L’USPTO prolonge aussi son programme jusqu'au 31 décembre 2011 ou jusqu'à ce que 3000 demandes aient été accordées.
L'USPTO a aussi récemment élargi la portée de ce programme en éliminant une autre de ses conditions. En effet, le programme se limitait antérieurement aux demandes classées en fonction de certaines catégories américaines. Cette condition a été supprimée le 21 mai 2010.
À la suite de ces modifications, de nombreux requérants de demandes de brevets ayant trait à des technologies propres pourraient maintenant être en mesure de participer à ce programme et de bénéficier d’un examen accéléré, même si l'USPTO avait antérieurement refusé leur inscription. Ainsi, les requérants devraient analyser leurs demandes de brevets en instance, et plus particulièrement celles qui ont été déposées au cours de la dernière année, afin de déterminer s'ils peuvent dorénavant être admissibles à ce programme.
Puisque le programme accepte aussi le dépôt de nouvelles demandes, les inventeurs qui mettent au point des technologies propres peuvent envisager la possibilité de déposer leur demande dès maintenant afin de tirer avantage du programme.
En date du 15 novembre 2010, seulement 800 demandes avaient été accordées, il est donc encore largement possible de bénéficier de ce programme.
Ryan Tremblay B. Sc. A. (génie mécanique), LL. B., est membre de l'équipe spécialisée en technologies propres chez Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. Vous pouvez communiquer avec lui en composant le 519.783.3213 ou en écrivant à : .
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Certains secrets méritent d’être gardés
Qu’est-ce qui explique l’excellent goût du Coca-Cola?
La recette de cette populaire boisson gazeuse est un secret très bien gardé depuis plus d’un siècle. Cependant, selon de récents rapports non confirmés, la formule aurait été divulguée. À la lumière de ces rapports, une question s’impose. Étant donné l’omniprésence de cette boisson, comment aurait-on pu garder le secret de ses ingrédients pendant si longtemps?
L’observateur peu attentif pourrait – erronément – présumer que la recette de la boisson Coca-Cola est brevetée. Étant donné qu’un brevet a pour effet d’accorder à son titulaire un monopole d’une durée limitée, l’objet du brevet doit être connu du public. À l’opposé, des recettes secrètes comme celle de la boisson Coca-Cola relèvent d’une toute autre classe de propriété intellectuelle, celle des secrets commerciaux.
Bien que les définitions varient d’un territoire de compétence à un autre, un « secret commercial » peut être défini comme étant une information qui n’est pas connue de façon générale et dont la valeur réside justement dans le fait qu’elle n’est pas connue de façon générale. De plus, le détenteur d’un secret commercial doit prendre des mesures raisonnables pour protéger l’information.
Il n’existe aucun système d’enregistrement des secrets commerciaux. En général, toute information qui répond aux critères susmentionnés peut être considérée comme l’objet d’un secret commercial. Certains exemples courants incluent des formules et recettes, des bleus ainsi que des compilations de données (ex. : des listes de clients).
Le principal facteur est la confidentialité de l’information. Contrairement à la protection offerte aux titulaires de brevets, rien n’empêche quiconque de découvrir le secret commercial d’un détenteur ou d’en prendre connaissance, pourvu qu’il agisse de façon raisonnable. En effet, la partie défenderesse dans une cause liée à une affaire de secret commercial pourra échapper à toute responsabilité si elle réussit à établir qu’elle a découvert l’information de façon indépendante.
Cependant, dans certains cas, la loi offre une protection aux parties dont les secrets commerciaux ont été injustement divulgués ou volés. En particulier, les tribunaux peuvent ordonner certaines réparations dans les cas où l’information confidentielle a été indûment divulguée à une tierce partie et où cette tierce partie savait que l’information ne devait pas être divulguée. Notamment, le titulaire d’un secret commercial pourra demander réparation si son information confidentielle a été divulguée dans le cadre d’un vol, de corruption, de fausse représentation, de manquement à une obligation de confidentialité (par exemple, en vertu d’une entente de confidentialité), d’espionnage, etc.
Il est quelque peu ironique que l’absence d’exigences officielles concernant l’établissement d’un secret commercial puisse compliquer la revendication ultérieure de ce secret. Par conséquent, les entreprises doivent agir de façon proactive pour définir les parties appropriées de leurs technologies courantes et établir des politiques et des procédures pour les protéger. Une bonne trace documentaire peut s’avérer essentielle en cas de litige devant les tribunaux concernant un secret commercial.
Les politiques et les procédures précises qui devront être mises en place varieront en fonction de l’industrie et des ressources en cause. Cependant, les secrets commerciaux ne font pas exception à l’adage « mieux vaut prévenir que guérir ».
Paul Horbal, B. Sc. A., M. Sc. (génie électrique), J.D., est un avocat membre de l'équipe des brevets spécialisée en logiciels et haute technologie chez Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. Vous pouvez communiquer avec lui en composant le 416.957.1664 ou en écrivant à : .
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La loi sur l’élimination des pourriels et des logiciels espions
Le 15 décembre 2010, la loi canadienne sur l’élimination des pourriels et des logiciels espions a été promulguée au Canada (Projet de loi C-28, Loi visant l’élimination des pourriels sur les réseaux Internet et sans fil). Cette loi devrait prendre effet au cours de 2011. Elle vise à décourager l’envoi de pourriels au Canada sous leurs formes les plus destructrices et trompeuses – dont le vol d’identité, l’hameçonnage et les logiciels espions – et à chasser les polluposteurs du Canada. Cependant, la loi a une portée beaucoup plus étendue et pourrait avoir une incidence sur la majorité des entreprises qui font affaire au Canada. Les entreprises disposent donc de quelques mois pour se préparer à l’entrée en vigueur de cette loi de portée étendue, élaborer des politiques et obtenir des consentements pour l’envoi de courriels, etc. aux personnes inscrites sur leurs listes de sollicitation.
À quelques exceptions près, tout message électronique commercial envoyé sans le consentement du destinataire et dans une forme qui ne respecte pas les exigences réglementaires sera considéré comme un pourriel. Cela s’applique aux courriels, aux messages instantanés, aux messages transmis par l’intermédiaire de sites de médias sociaux et aux messages textes. Le consentement tacite n’est permis que dans des circonstances très limitées; autrement, le consentement doit être exprès (c.-à-d. que les destinataires doivent y consentir expressément). En règle générale, un message envoyé pour obtenir le consentement à l’envoi de courriels, de textes, etc. sera lui-même considéré comme un pourriel. Quiconque entend obtenir le consentement exprès doit énoncer : 1. les fins auxquelles le consentement est sollicité; 2. la personne qui sollicite le consentement et, s’il est sollicité au nom d’une autre personne, les renseignements réglementaires permettant d’identifier celle-ci, ainsi que d’autres renseignements réglementaires.
Le consentement peut être considéré tacite s’il y a eu relation d’affaires au cours des deux dernières années, si une adresse a été publiée bien en vue sans mention précisant de ne pas envoyer de message non sollicité et si le message a un lien avec l’entreprise commerciale de la personne. Les communications dans le cadre de liens personnels étant exemptées, la loi ne concerne donc pas le marketing viral. Les messages envoyés par télécopieur, les enregistrements de la parole et les messages assujettis à la loi canadienne sur la liste nationale des abonnés auto-exclus sont également exemptés. D’autres exceptions sont prévues, et certaines d’entre elles seront établies dans les règlements.
Un message électronique doit : 1. identifier l’expéditeur; 2. fournir les renseignements permettant à la personne qui l’a reçu de communiquer avec la personne qui l’a envoyé (ces renseignements doivent être valables pendant au moins 60 jours après la transmission du message); 3. inclure un mécanisme d’exclusion. Ce mécanisme d’exclusion doit permettre au destinataire de s’exclure en utilisant la même méthode électronique qui a été employée pour envoyer le message et fournir un lien ou une adresse permettant au destinataire de communiquer sa volonté.
De plus, le projet de loi C-28 interdit les indications fausses ou trompeuses dans les messages électroniques, y compris dans l’objet ou l’en-tête. Les spécialistes du marketing devront donc s’assurer que l’information présentée dans l’objet ou l’en-tête de leurs messages n’est pas exagérée.
Pour cibler les logiciels malveillants, la loi interdit l’installation d’un programme d’ordinateur (qu’il soit bienveillant ou malveillant) dans le cadre d’une activité commerciale sans consentement exprès. Le consentement est considéré comme tacite aux fins de fonctions Web (par exemple, dans le cas d’un témoin de connexion, d’un code HTML, d’un JavaScript, etc.), mais dans tous les autres cas, il doit être obtenu expressément. Si le logiciel répond à certains critères d’un logiciel espion ou malveillant, les exigences de divulgation sont alors plus élevées. Seul un consentement exprès est valable au sens des dispositions concernant l’élimination des logiciels espions, ce qui comporte donc de possibles répercussions sur les contrats en ligne, comme les contrats d’adhésion par cyberconsultation. Il sera donc difficile d’établir le niveau de divulgation nécessaire selon la fonctionnalité du logiciel dont il est question.
Aussi, la nouvelle loi interdit la cueillette d’adresses de courriel et la modification de données de transmission d’un message de façon à ce qu’il soit livré à une autre destination.
Les conséquences d’une violation de la loi sont graves : une amende pouvant atteindre dix millions de dollars dans le cas d’une personne morale ou un million de dollars dans le cas d’une personne physique. La responsabilité s’étend aussi à quiconque aide, encourage ou fait accomplir un acte interdit. Les sociétés sont responsables des gestes posés par leurs employés dans le cadre de leurs fonctions et cela englobe aussi les dirigeants et les administrateurs, y compris lorsque ces derniers consentent à un acte interdit. De plus, le projet de loi C-28 accorde à quiconque subit un préjudice le droit de demander un dédommagement et des dommages-intérêts dont le montant est plafonné à un million de dollars par jour dans le cas de certaines violations et à un million de dollars dans le cas d’un acte qui consiste à aider, encourager ou faire accomplir un acte interdit. Ce dernier montant s’ajoute alors à celui de la responsabilité quotidienne. Enfin, la loi ouvre la porte à des recours collectifs.
Les sociétés étrangères doivent savoir que la loi canadienne est différente des lois sur l’élimination des pourriels des autres pays, et ce, à plusieurs égards. Étant donné que les dispositions concernant l’élimination des pourriels s’appliquent à tout message électronique commercial qui est envoyé ou reçu par un ordinateur situé au Canada, les sociétés étrangères pourraient être tenues responsables en vertu des dispositions de la nouvelle loi.
Jennifer McKenzie, B.A., LL. B. est une associée du cabinet Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. Elle est chef de l’équipe Réglementation, publicité et marketing. Vous pouvez communiquer avec elle en composant le : 416.957.1628 ou en écrivant à : .
Catherine Lovrics, B.A, LL. B. est une avocate du cabinet Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. Elle est membre de l’équipe Réglementation, publicité et marketing. Vous pouvez communiquer avec elle en composant le : 416.957.1163 ou en écrivant à : .
Peter Woods est un stagiaire en droit au cabinet Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. Il a fait ses études à l’Université de Western Ontario. Vous pouvez communiquer avec lui en écrivant à: .
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