Nouvelle ébauche des Règles sur les brevets canadiens : notre analyse détaillée - partie 1

28 novembre 2017

Comme nous en avons déjà discuté le 3 août 2017, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a récemment publié de nouvelles propositions de modifications aux Règles sur les brevets, dont l’objectif est de compléter les modifications de la Loi sur les brevets. Elles doivent entrer en vigueur en 2019.

Elles sont définies de façon à introduire des changements majeurs qui auront un impact sur le traitement des demandes de brevet au Canada.

Plusieurs de ces modifications sont requises pour respecter les dispositions du Traité sur le droit des brevets (TDB). À première vue, elles se veulent plus « conviviales ».  Par exemple, elles garantiront que de simples erreurs procédurales ne se solderont pas par une perte de droits. Un avis du Bureau des brevets sera d’abord requis avant que soit aliénée toute prérogative. Elles prévoiront aussi divers types de mesures correctrices. Toutefois, pour parvenir à ces fins, les Règles sont complexes et introduisent un certain nombre de nouveaux délais et de dates pour prendre des mesures qui exigeront une attention méticuleuse de la part des demandeurs et de leurs conseillers.

Par ailleurs, les nouvelles Règles présenteront notamment une norme de diligence requise et une reconnaissance des droits des tiers. Le présent article, en deux parties, a pour but d’offrir une analyse détaillée des Règles proposées et de leur incidence sur les demandes de brevet au Canada. Il importe toutefois de noter que la version préliminaire des Règles dont il est question ici est susceptible d’être modifiée à la suite de la consultation publique qui a pris fin le 8 septembre 2017.

L’OPIC a reçu de nombreux commentaires des intervenants à propos de ce projet, dont l’un des plus exhaustifs provient de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC). Cet article fera référence à certains commentaires soumis par l’IPIC (soumissions en réponse à la consultation de l’OPIC).

Présentation et dépôt des demandes

Bien que la version préliminaire des Règles sur les brevets relative aux demandes de brevet demeure essentiellement inchangée, l’OPIC présente de nouvelles dispositions ou en modifie quelques-unes en ce qui concerne : a) les délais prescrits pour satisfaire aux exigences administratives du dépôt d’une demande de brevet; b) l’incorporation par renvoi de documents dans d’autres demandes de brevet; c) la correction des demandes comportant des erreurs pour inclure des documents déposés dans des dossiers dont la priorité est réclamée.

Selon la version préliminaire des Règles, la taxe de dépôt n’est plus exigée pour obtenir une date de dépôt. Par ailleurs, la description peut être faite dans toute langue. La demande peut être déposée par voie électronique et elle sera réputée avoir été reçue le jour où le Bureau des brevets la reçoit, même s’il s’agit d’une journée où le Bureau des brevets est fermé.

De plus, conjointement à la Loi sur les brevets amendée, le nouveau régime autorise le renvoi à une « demande de brevet déposée antérieurement » en remplacement de la totalité ou d'une partie du mémoire descriptif, comme prescrit par les nouvelles Règles sur les brevets. Tel que proposé, le renvoi à « une demande déposée antérieurement » exclut l’ajout de renvois à la littérature non-brevet. L’ajout de renvois peut être autorisé jusqu’à six mois après le dépôt de la demande, mais une attention particulière doit être apportée si une demande de priorité est revendiquée. La date de dépôt établie sera la date la plus tardive où la documentation minimale de la demande est reçue, laquelle doit l’être durant l’année de priorité. Le projet des Règles exige la soumission d’une copie du document dans les deux mois suivant son incorporation par renvoi, à moins que ce renvoi soit une demande de brevet canadien. La soumission peut provenir d’une « bibliothèque numérique » affichée sur le site Web de l’OPIC. 

La Loi sur les brevets amendée autorisera des ajouts d’éléments au mémoire descriptif et aux dessins après la soumission initiale de documents, sous réserve d’un report correspondant de la date de dépôt. Pour les demandes de priorité, si l’ajout était déjà inclus dans la demande de priorité, il peut être inclus dans la demande canadienne après le dépôt, sans reporter la date de dépôt. Le délai de soumission d’éléments omis est de deux mois à compter de la date de l’avis au demandeur à une limite maximale de six mois suivant le dépôt.

Le projet des Règles sur les brevets interdit l’ajout d’une revendication provenant d’une demande antérieurement déposée à une demande subséquente, apparemment sans tenir compte si cette revendication a fait l’objet d’un examen exhaustif sur le fond. Comme le fait remarquer l’IPIC, cette disposition est plus restrictive que le TDB en interdisant que des éléments manquants soient tirés de revendications d’une demande antérieure. Le TDB n’interdit que l’insertion d’un élément manquant aux revendications d’une demande ultérieure, tout en lui permettant de provenir d’une partie de la demande antérieure.

Selon le projet des Règles sur les brevets, le délai prescrit pour compléter la demande, sauf en ce qui concerne la taxe de dépôt, est de trois mois à compter de la date de l’avis. Aucune taxe de complètement n’est exigée. La taxe de dépôt est exigible dans les deux mois suivant un avis distinct, en plus d’une taxe de retard. Le nouveau régime prévoit un délai beaucoup plus court que celui actuellement prescrit. Si la demande demeure incomplète à la date du dépôt, un avis est transmis au demandeur, qui dispose alors de trois mois à compter de l’avis pour se conformer aux exigences de complètement. La taxe additionnelle actuellement exigée pour le complètement de la demande après l’envoi d’un avis est abolie. Toutefois, si le demandeur ne respecte pas l'avis, la demande sera alors réputée abandonnée.

Demandes non publiées et confidentialité

Le projet des Règles maintient de façon générale l’exigence que le Bureau des brevets protège la confidentialité de toutes les demandes qui ne sont pas mises à la disposition du public. Le nouvel article 23 définit maintenant, de façon plus précise, les personnes autorisées à obtenir des renseignements sur une demande non publiée.

Quant au retrait d’une demande de priorité, qui aura pour effet de modifier la date de publication de la demande, un délai fixe est maintenant prévu. Auparavant, une demande de priorité pouvait être retirée au plus tard 16 mois après son dépôt ou après si les préparatifs techniques aux fins de publication pouvaient être interrompus. Cette option n’est plus offerte et la demande doit être retirée dans les 16 mois, sans exception, pour suspendre la publication d’une demande. 

Une modification semblable a été apportée quant au retrait complet d’une demande. Les Règles sur les brevets précédentes autorisaient le retrait d’une demande au plus tard 16 mois après la demande de priorité ou par la suite si les préparatifs techniques aux fins de publication peuvent être interrompus. Cette option a été retirée du projet des Règles.

Traité de coopération en matière de brevets - demandes en phase nationale

Les exigences de base pour une demande d’entrée en phase nationale demeurent généralement les mêmes. Toutefois, selon les Règles actuelles, une demande en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) doit entrer dans la phase nationale canadienne dans les 30 mois suivant la demande de priorité. Il sera toujours possible de déposer une demande tardive d’entrée en phase nationale, soit jusqu’à 42 mois après la date de priorité, mais en plus de la taxe de retard, le demandeur devra alors déposer une déclaration selon laquelle le défaut d’entrer en phase nationale dans le délai de 30 mois n’était pas intentionnel et fournir un exposé des motifs de ce manquement. Le commissaire déterminera, à la lumière des faits, si un tel manquement était effectivement non intentionnel.

Selon le projet des Règles, une requête doit être présentée au commissaire pour corriger une erreur sur l’identité du demandeur dans le cadre d’une demande d’entrée en phase nationale du PCT. Cette requête doit comprendre une déclaration confirmant que l’erreur a été commise par « inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper ». Cette requête doit être faite avant que le commissaire enregistre un transfert de la demande d’entrée en phase nationale et dans les trois mois suivant l’entrée de la demande en phase nationale.

Le projet des Règles passe également en revue les exigences de traduction des demandes internationales. Selon cette version préliminaire et la Loi sur les brevets amendée, une traduction soumise en anglais ou en français en remplacement du texte d’une demande internationale ne peut modifier le mémoire descriptif et les dessins pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer à la fois du mémoire descriptif et des dessins compris dans la demande à sa date de dépôt, et du mémoire descriptif ou des dessins compris dans la demande immédiatement après que le texte soit remplacé par une traduction en français ou en anglais, ce qui semble être une restriction inhabituelle. À la différence de nombreux autres pays, le projet des Règles interdit le dépôt tardif de la traduction.

L’IPIC, dans son mémoire, note que la définition de la date de détermination du statut de petite entité pour les demandes en phase nationale est incohérente dans le projet des Règles. Pour être conforme à la jurisprudence existante, cette définition devrait correspondre à la « date à laquelle le régime canadien des brevets entre en jeu pour la première fois », ce qui est le cas pour les demandes en phase nationale déposées dans le délai de 30 jours. En ce qui concerne les demandes tardives, le projet des Règles prévoit que le demandeur sera « réputé » avoir respecté le délai de 30 jours, qui correspondra à la date de détermination du statut de petite entité, même si les documents actuels de demande n’ont été déposés que plus tard.

Selon le projet, un brevet accordé au titre d'une demande internationale ne peut être déclaré invalide « du seul fait qu'une taxe visée à l'article 150 n'a pas été payée ». Le libellé de cette disposition peut nécessiter des précisions supplémentaires, puisque l’article 150 proposé renvoie tant à la taxe nationale de base requise pour que la demande entre en phase nationale, qu’à la taxe de maintien pour le deuxième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet. Ainsi, le projet indique que seul un paiement tardif de la taxe nationale de base est permis (sous réserve des nouveaux critères de rétablissement des droits). La taxe de demande en phase nationale demeurera la même sous le régime proposé.

Demandes de priorité

Demandes et rétablissement de priorité

Le projet des Règles sur les brevets prévoit qu’une demande de priorité doit être faite dans la pétition ou dans un document autre que ceux de la demande de brevet, au plus tard 16 mois suivant la première date de dépôt de la demande de priorité ou quatre mois après la date de dépôt de la demande canadienne en instance. De plus, dans les rares cas où le demandeur requiert une publication anticipée de la demande, la demande de priorité doit être faite avant le jour où le demandeur soumet l’approbation pour la publication anticipée de la demande.

Si la demande de priorité est retirée avant l’écoulement du délai de 16 mois suivant la date de son dépôt, alors l’échéance pour fournir les renseignements relatifs à la priorité est calculée comme si aucune demande de priorité n’avait été faite, puis établie à partir de la première date de priorité restante dans le cadre de la demande.

Pour revendiquer une priorité, il est habituel que le demandeur précise le pays et le numéro de demande en date de son dépôt, et le dépôt canadien doit être fait dans les 12 mois suivant la date de dépôt de la première demande ou présumé être fait dans les 12 mois lorsque le demandeur peut démontrer que son omission d’effectuer le dépôt dans le délai de 12 mois n’était pas intentionnel.

Une erreur dans la date de dépôt d’une demande de priorité peut être corrigée, mais cette correction doit être faite dans les délais impartis pour revendiquer la priorité. L’échéance est calculée selon que la première des dates de dépôt est exacte ou inexacte.  Il n’est pas certain que celle-ci s’appliquerait si la demande de priorité datait erronément de plus d’un an, de sorte que la date calculée pour la correction serait déjà dépassée.  Une erreur dans le nom du pays ou du bureau peut être corrigée jusqu’à la publication de la demande. Elle peut aussi être rectifiée jusqu’à la date de paiement de la taxe finale (y compris la nouvelle date limite si la taxe a été payée puis remboursée), pourvu que, le jour où la demande est ouverte pour examen, il appert que le demandeur avait prévu le nom d’un autre pays ou d’un autre bureau pour le dépôt.  Une inexactitude dans le numéro de demande de priorité peut être corrigée avant la date de paiement de la taxe finale.

Fourniture d’une copie certifiée de la demande de priorité

Le projet des Règles sur les brevets rendra obligatoire, pour des demandes comportant une demande de priorité, la soumission d’une copie certifiée de la première demande  certifiant son exactitude et la date de priorité. Dans l'alternative, le demandeur pourra rendre disponible au commissaire une copie de la première demande  provenant d’une bibliothèque numérique considérée comme acceptable. La copie certifiée doit être soumise dans le même délai que la demande de priorité, sauf dans le cas d’une demande d’entrée en phase nationale du PCT, pour laquelle une copie certifiée ne sera normalement pas demandée puisqu’elle a été fournie durant la phase internationale.

Si aucune copie certifiée n’est soumise dans les délais impartis, le commissaire émet un avis accordant au demandeur une période de deux mois pour la transmettre.  Si elle est remise durant cette période de deux mois, alors la demande de priorité est maintenue. Autrement, le demandeur est présumé ne pas respecter la demande de priorité. Toutefois, si le demandeur réclame, au plus tard deux mois avant la fin de l’échéance pour revendiquer la priorité, la copie certifiée nécessaire au bureau des brevets concerné et dans les deux mois suivant la date de l’avis transmis par le commissaire, le rétablissement de son droit à la priorité et une déclaration précisant le bureau des brevets où la réclamation a été faite, il est présumé s’être conformé aux exigences de dépôt d’une copie certifiée.

Lorsque le bureau des brevets concerné remet une copie certifiée, le demandeur doit la transmettre au commissaire dans les deux mois suivant sa réception. Dans le cas contraire, la demande de priorité est présumée ne pas avoir été faite. Une demande divisionnaire sera considérée comme conforme aux exigences applicables aux demandes de priorité si la demande originale y est elle-même conforme. De ce fait, si la demande de priorité dans la demande originale est présumée ne pas avoir été faite, la demande de priorité correspondante pour la demande divisionnaire est aussi présumée ne pas avoir été faite.

La règle générale de prolongation des délais s’applique à l’échéance de complètement d’une demande de priorité, mais il reste à décider comment elle sera interprétée par le commissaire et quand ce dernier sera « convaincu que les circonstances justifient le délai ».

La demande de priorité peut être retirée par simple dépôt d’une requête à cet effet au commissaire. La date de prise d’effet du retrait est la date de réception de la requête.

Rétablissement de la priorité

Les modifications à la Loi sur les brevets précisent que si le demandeur fait défaut de déposer une demande dans les 12 mois suivant le dépôt de la première demande, une demande de priorité pour la première demande déposée peut être rétablie si la demande canadienne est déposée au plus tard deux mois après la fin de la période normalisée de 12 mois pour une priorité et si le demandeur affirme que le défaut de déposer la demande dans le délai imparti « n’était pas intentionnel ».  Le commissaire n’est pas tenu de décider si le défaut « n’était pas intentionnel » et cette expression n’est pas définie. Le projet des Règles prévoit qu’une « demande de rétablissement » doit être présentée dans les deux mois suivant la date de dépôt de la demande canadienne, c’est-à-dire une échéance totale de quatre mois suivant la fin du délai normalisé pour une demande de priorité. La période de deux mois pour la demande de rétablissement ne peut être prolongée. La disposition de la Loi sur les brevets relative à la demande de rétablissement ne s’applique pas à la demande divisionnaire.

Nomination d’un représentant commun et nomination des agents de brevet

Comme le requiert le TDB, le projet des Règles sur les brevets introduit le nouveau concept de représentant commun, applicable en cas de demandeurs ou de titulaires de brevet conjoints. Il permet à un demandeur ou à un titulaire de brevet d’être désigné par les autres comme leur représentant commun. Ce changement traite les situations où il est impossible d’obtenir la signature de tous les codemandeurs ou cobrevetés. Il s’apparente à ce qui est actuellement permis aux termes du PCT. Lorsqu’un représentant commun a transféré tous ses droits à l’égard d’un brevet ou d’une demande et qu’il a enregistré ce transfert sans nommer de remplaçant, l’ayant droit est considéré comme désigné.

Par contre, le projet des Règles stipule que s’il y a deux demandeurs ou plus et qu’aucun représentant commun désigné ou ordre de demandeurs n’est précisé dans la pétition, le demandeur dont le nom apparaît en premier sur la liste alphabétique est identifié comme représentant commun. Ceci semble problématique et déroge à la pratique du PCT de sélectionner le premier demandeur nommé.

Le projet des Règles autorise également un tiers autorisé à déposer une demande de brevet ou une demande d’entrée en phase nationale en vertu du PCT, y compris la nomination d’un agent de brevets. L’IPIC, dans son mémoire, y voit un problème éventuel de conflits. Il est possible que l’agent nommé se trouve en conflit d’intérêts à l’égard du demandeur, et telles que rédigées, les Règles ne tranchent pas la question.

L’exigence de nommer un agent de brevets et un coagent de brevets est maintenue dans les Règles sur les brevets pour les cas où l’inventeur a transféré ses droits à une autre personne ou si un transfert, en tout ou en partie, a été inscrit, ou encore si tous les inventeurs nommés déposent la demande conjointement. Toutefois, l’effet du projet des Règles est de lier la nomination d’un agent de brevets au demandeur ou au représentant commun plutôt qu’à la demande. Par exemple, le nouveau paragraphe 37(1) autorise un agent de brevets à enregistrer un transfert et à être considéré comme représentant le bénéficiaire du transfert. Mais le projet n’indique pas ce qui arrive si un tiers demande l’enregistrement d’un transfert.

Le projet des Règles révoque l’exigence de nommer un représentant pour la signification, ce qui est nécessaire dans le cadre de la mise en place de l’Accord économique et commercial global (AECG). De plus, comme l’exige le TDB, le projet des Règles permet à de multiples parties d’agir au nom des demandeurs pour diverses actions. Par exemple, le demandeur ou le représentant commun peut autoriser toute personne à verser une taxe de maintien ou à enregistrer un transfert.

Examen

Selon le projet des Règles, l’échéance pour déposer une requête d’examen est réduite de cinq ans après la date du dépôt à trois ans. En outre, considérant que le défaut de déposer une demande d’examen en temps opportun entraîne un abandon immédiat (sous réserve d’un rétablissement) aux termes du projet des Règles sur les brevets, l’OPIC émettra un rappel exigeant que la requête d’examen soit soumise dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne s’y conforme pas, c’est alors seulement que la demande est abandonnée.

L’échéance générale pour répondre à une lettre officielle est réduite de six mois à quatre mois. En ce qui concerne les demandes soumises à un examen accéléré, le délai de réponse est également de quatre mois plutôt que les trois mois actuels. Un exemple d’échéancier est présenté plus bas.

Le projet des Règles propose de légères variations concernant l’obtention d’un examen accéléré. Par exemple, la politique actuelle de l’OPIC permettant aux demandeurs de réclamer l’examen accéléré d’une demande liée à la « technologie verte » sera officialisée dans le projet des Règles.

Examination Timeline

Échéancier d’examen

2 months

2 mois

4 months

4 mois

years

années

Filing Date

Date de dépôt

Deadline for requesting examination

Date limite pour déposer une requête d’examen

CIPO will issue a reminder notice requiring that the request for examination be submitted within two months, otherwise abandonment occurs after 2 months

L’OPIC émettra un rappel exigeant que la demande d’examen soit soumise dans un délai de deux mois. Sinon, la demande est abandonnée après deux mois.

Time limit to reinstate is 12 months from abandonment

Le délai pour rétablir la demande après l’abandon est de 12 mois.

CIPO issues Office Action

L’OPIC émet une lettre officielle.

Deadline to respond to Office Action

Date limite pour répondre à la lettre officielle.

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Auteur(s):

 Anastassia Trifonova Anastassia Trifonova
B.Sc. (Biology)(Spec. Hons.), M.Sc. (Biology), J.D.
Avocate
H. Samuel Frost H. Samuel Frost
B.A. (sciences de l’ingénieur), M.Sc. (génie nucléaire)
Associé
Jason Hynes Jason Hynes
B.Sc.A. (génie mécanique), LL.B.
Associé
Joanna Pohl Joanna Pohl
B.Sc., MA (psychologie), Ph.D. (neurosciences)
Conseillère technique
Ken Bousfield Ken Bousfield
B.Sc.A. (génie mécanique), LL.B.
Associé
Patricia Folkins Patricia Folkins
B.Sc., Ph.D. (chimie)
Associée
Robert Storey Robert Storey
B.Sc.A.(métallurgie et science des matériaux), LL.B.
Associé
Stephen Beney Stephen Beney
B.Sc. (physique)
Associé