Êtes-vous prêt? Décompte en vue de la mise en œuvre de la nouvelle Loi sur les marques de commerce du Canada

13 mai 2019

Par Cynthia Rowden, Terry Edwards and Meghan Dillon

Elles sont attendues depuis longtemps et on en a abondamment parlé — les modifications à la Loi sur les marques de commerce du Canada entreront en vigueur le 17 juin 2019 (la « date d’entrée en vigueur »). Afin d’éviter les surprises, voici ce que vous devez savoir sur les demandes existantes, les nouvelles demandes produites à compter de la date d’entrée en vigueur, les renouvellements, les oppositions et les enregistrements. De plus, comme nous le verrons plus loin, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC ») désactivera temporairement tous les services en ligne pendant plusieurs jours avant le 17 juin — il est donc important de planifier la réalisation de toutes les étapes qui doivent être complétées avant la date d’entrée en vigueur.

Demandes produites avant le 17 juin :

  • Toute demande n’ayant pas été approuvée en date du 18 avril sera réévaluée après la date d’entrée en vigueur. À ce moment-là, les examinateurs de la Direction des marques de commerce de l’OPIC pourront réexaminer les demandes pour s’assurer qu’elles sont conformes à la Loi modifiée, notamment en ce qui concerne la classification des produits et des services et le nouveau critère d’examen fondé sur le caractère distinctif.
  • La classification ne sera pas requise pour les demandes déjà annoncées au 17 juin. Toutefois, l’OPIC peut exiger la classification à une date ultérieure. Les droits liés aux classes ne s’appliquent pas aux demandes produites avant la date d’entrée en vigueur.
  • Les exigences non satisfaites relatives à la production d’une demande, à savoir le dépôt de copies certifiées conformes d’enregistrements étrangers et de déclarations d’emploi, n’auraient plus à être satisfaites après la date d’entrée en vigueur.
  • Toute demande annoncée avant la date d’entrée en vigueur peut faire l’objet d’une opposition fondée sur les motifs d’opposition actuels. Cela inclurait toute demande annoncée avant le 17 juin pour laquelle la période d’opposition expire après la date d’entrée en vigueur.
  • Les demandes annoncées après la date d’entrée en vigueur pourront faire l’objet d’une opposition fondée sur les motifs modifiés, notamment la « production de mauvaise foi » en plus des motifs existants fondés sur l’enregistrabilité, le droit à l’enregistrement et le caractère distinctif.
  • À compter de la date d’entrée en vigueur, les annonces n’afficheront plus les motifs de dépôt, et les erreurs relevées dans ceux-ci ne constitueront généralement pas un motif d’opposition.
  • Les demandes admises ne peuvent mener à l’enregistrement qu’après paiement des droits d’enregistrement, quel que soit le fondement sur lequel la demande est initialement produite (les déclarations d’emploi ne seront pas exigées).
  • Tout enregistrement accordé d’ici le 16 juin aura une durée de 15 ans. Si une demande a été admise, il est recommandé de satisfaire les exigences d’enregistrement avant la date d’entrée en vigueur afin de profiter d’un délai plus long. Cela peut signifier l’abandon d’une revendication d’emploi projeté, si d’autres motifs de dépôt incluaient l’emploi au Canada, ou l’emploi et l’enregistrement à l’étranger. Subsidiairement, si la marque n’est pas employée en lien avec tous les produits/services d’intérêt, le requérant peut attendre après la date d’entrée en vigueur, alors qu’il ne sera pas tenu de déposer une déclaration d’emploi. Dans ce cas, l’enregistrement aura une durée de 10 ans.

REMARQUE — Si un requérant souhaite déposer une déclaration d’emploi maintenant, il est recommandé de le faire le plus tôt possible, afin d’assurer le traitement de la déclaration par l’OPIC avant la date d’entrée en vigueur.

Demandes produites le 17 juin, ou après :

  • Les motifs de dépôt ne seront plus nécessaires. Les requérants peuvent produire une demande s’ils emploient ou projettent d’employer leurs marques au Canada et s’ils ont le droit de les employer.
  • La classification et les droits liés aux classes s’appliqueront à toutes les demandes produites à compter de la date d’entrée en vigueur. Les droits imposés par le gouvernement pour la production d’une demande seront de 330 $ CA pour la première classe et de 100 $ CA pour chaque classe additionnelle.

REMARQUE — Les droits liés aux classes seront payables pour toutes les classes incluses dans la demande au moment de la production. Contrairement à d’autres pays, comme les États-Unis, un requérant ne peut pas inclure plusieurs classes dans sa demande initiale, payer un seul droit et réévaluer l’inclusion de plusieurs classes après l’examen de sa demande. Bien qu’un requérant reçoive une date de production à la réception du paiement du droit pour une seule classe, le total des droits pour toutes les classes incluses sera exigé, et le défaut d’acquitter tous les droits entraînera l’abandon de la demande. Cela signifie qu’au moment de produire leur demande, les requérants doivent être sûrs desquelles classes à inclure.

  • Il sera possible de produire des demandes pour un plus large éventail de marques non traditionnelles, y compris le goût, l’odeur et la texture. De façon générale, les marques non traditionnelles devront être accompagnées d’une preuve de leur caractère distinctif à la date de production au Canada.
  • Les examinateurs peuvent également exiger une preuve de caractère distinctif s’ils considèrent qu’une marque ne possède pas de caractère distinctif inhérent.
  • De nouveaux motifs d’opposition s’appliqueront, dont la production de mauvaise foi.
  • Les droits d’enregistrement ne s’appliqueront plus. Tous les droits sont payables au moment de la production de la demande.

Renouvellements traités avant le 17 juin :

  • La durée actuelle du renouvellement est de 15 ans. Celle-ci s’appliquera à tout enregistrement devant être renouvelé avant la date d’entrée en vigueur. De plus, tout enregistrement devant être renouvelé avant la date d’entrée en vigueur, mais renouvelé pendant la période de grâce après le 17 juin, aura une durée de 15 ans.
  • Un droit de renouvellement gouvernemental unique de 350 $ CA est exigible avant la date d’entrée en vigueur, quel que soit le nombre de classes de produits/services. Si possible, les enregistrements comportant plusieurs classes devant être renouvelés après la date d’entrée en vigueur devraient être traités avant le 17 juin, pour permettre au requérant de bénéficier de droits moins élevés. Même si cela n’aura pas d’incidence sur la durée du renouvellement (tous les renouvellements devant être faits à compter de la date d’entrée en vigueur auront une durée de 10 ans), cela pourrait entraîner des économies de coûts pour les enregistrements comportant plusieurs classes.
  • La classification des enregistrements n’est pas requise pour le renouvellement avant la date d’entrée en vigueur. Toutefois, il se peut que l’OPIC exige une classification des produits/services à une date ultérieure.

Renouvellements traités après le 17 juin :

  • La durée du renouvellement sera de 10 ans.
  • Lors du renouvellement, les produits et services doivent être regroupés et classés, et les droits liés aux classes doivent être payés. Les droits imposés par le gouvernement pour le renouvellement seront de 400 $ CA pour la première classe et de 125 $ CA pour chaque classe additionnelle.

REMARQUE — Les droits de renouvellement seront calculés en fonction du nombre de classes de produits/services compris dans l’enregistrement au moment du renouvellement. Il n’est pas possible de payer les droits liés aux classes uniquement en fonction du nombre de classes que l’on souhaite maintenir. Avant de procéder au renouvellement, les enregistrements devraient donc être revus, non seulement pour s’assurer que les produits et services sont regroupés et classés, mais aussi que toute classe non désirée est spécifiquement supprimée avant le traitement du renouvellement.

Modifications aux oppositions et radiation pour défaut d’emploi (procédure prévue à l’article 45) :

La modification de la Loi et du Règlement a entraîné de nombreux changements aux procédures d’opposition et à la procédure prévue à l’article 45, allant des règles de signification aux prolongations de délai, et a donné lieu à de nombreux nouveaux énoncés de pratique. Règle générale, outre les dispositions transitoires ayant une incidence sur les motifs d’opposition (mentionnées ci-dessus), les nouveaux règlements et les nouvelles procédures s’appliqueront à toutes les procédures d’opposition et à la procédure prévue à l’article 45 à compter de la date d’entrée en vigueur.

Protocole de Madrid :

À compter du 17 juin, les Canadiens pourront se prévaloir du Protocole de Madrid pour élargir la protection de leurs marques de commerce internationales. De même, les titulaires de marques de commerce d’autres pays pourront désigner le Canada dans une demande d’enregistrement international ou dans toute désignation subséquente en vertu du Protocole de Madrid.

L’OPIC désactivera temporairement les services en ligne avant le 17 juin :

  • L’OPIC a fait savoir que tous les services en ligne, y compris le dépôt électronique, la confirmation d’emploi, le paiement des droits d’enregistrement, le dépôt d’une déclaration d’opposition et l’accès à la base de données sur les marques de commerce, ne seront pas accessibles à partir du 13 juin jusqu’à 06H00 le 17 juin.
  • Les 13 et 14 juin, il sera possible de faire affaire avec l’OPIC en faisant appel à des bureaux locaux approuvés pour le dépôt de documents. Cependant, si certaines étapes, comme le paiement des droits d’enregistrement, ne sont pas traitées (plutôt que déposées) avant le 17 juin, la « nouvelle » loi s’appliquera.

REMARQUE — Afin d’éviter tout retard ou perte de droits, l’OPIC encourage le dépôt de toute communication avec la Direction des marques de commerce avant le 13 juin.

À compter du 17 juin, il y aura de nouveaux formulaires et de nouvelles procédures en ligne, de nouveaux droits et une interface de recherche de marques de commerce différente.

L’équipe de Bereskin & Parr est là pour répondre à toutes vos questions relatives à la Loi sur les marques de commerce modifiée, y compris toutes les questions relatives à la transition.

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Auteur(s):

Cynthia Rowden Cynthia Rowden
B.A., LL.B.
Avocate-conseil
416.957.1617  
Terry  Edwards Terry Edwards
B.B.A.
Associée
416.957.1614  
Meghan Dillon Meghan Dillon
B.Sc. (psychologie), LL.B.
Avocate
416.957.1160