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Bauer Hockey c. Easton : Match nul devant la Cour d’appel

20 juillet 2012

Auteur : Michel Sofia

Bauer Hockey et Nike International Limited (« Bauer ») et Easton Sports Canada Inc. (« Easton ») se retrouvent de nouveau en cour concernant le brevet canadien no 2302953 (le « Brevet ») qui vise une chaussure de patin dont le quartier du patin est d’une seule pièce. Cette fois-ci, les parties en appellent de la décision de la juge Gauthier de la Cour fédérale qui avait établi que Easton avait contrefait le Brevet en ayant incité Les Chaussures Rock Forest Inc. (« Rock Forest ») à produire des patins selon leurs descriptions détaillées. Toutefois, la cour avait limité la contrefaçon aux modèles de patin où Easton avait joint le quartier du patin au protège-tendon de façon côte à côte, alors que les modèles de patin à construction chevauchante ne contrevenaient pas au Brevet.

En appel, Easton allègue que la cour a commis une erreur dans son évaluation de la preuve. Plus précisément, selon Easton, l’invention protégée par le Brevet était évidente en raison des modèles de patins existants 101 et 501 de Daoust et d’un brevet existant nommé « Chin ». Easton soutient qu’une personne versée dans l’art aurait su comment utiliser ces deux technologies antérieures et arriver au modèle de patin protégé par le Brevet de Bauer. Toutefois, la Cour d’appel fédérale admet une nouvelle preuve produite par Bauer qui démontre que, en fait, la construction des patins Daoust diffère de façon significative du patin revendiqué dans le Brevet puisqu’ils ne possèdent pas de protège-tendon fixé côte à côte. Il devenait alors impossible que les patins Daoust en combinaison avec le brevet « Chin » aient pu divulguer tous les éléments essentiels de la première revendication du Brevet.

Easton fait également valoir que le prototype des patins couverts par la première revendication du Brevet, Vapor 8, a été divulgué au public, dans une ligue d’essai, plus de douze mois avant la date de dépôt du Brevet, contrairement à l’article 28.2 de la Loi sur les Brevets. Selon la cour de première instance, même s’il y avait des spectateurs à la ligue d’essai, ils n’auraient pas pu déterminer la construction des patins. Elle avait donc conclu qu’une personne versée dans l’art assistant à une partie de la ligue d’essai n’aurait pas pu discerner tous les éléments essentiels du Brevet. Concernant la fixation côte à côte, Easton a plaidé que, même si cette dernière n’était pas visible, une personne versée dans l’art aurait pu déduire l’utilisation de cette méthode d’attache. La cour d’appel fédérale juge cependant que la preuve sur ce point est insuffisante, puisqu’il n’y a rien qui démontre que la fixation côte à côte prévalait dans l’industrie.

Enfin, Easton a contesté la décision de première instance à l’effet qu’Easton avait incité Rock Forest à contrefaire le Brevet. La cour d’appel fédérale n’a toutefois pas examiné cette question puisque la cour de première instance avait aussi déterminé qu’Easton participait directement à la fabrication des patins contrefaits.

En appel incident, Bauer a allégué que la cour de première instance n’avait pas bien interprété la première revendication du Brevet en restreignant la revendication à la façon dont le quartier et le protège-tendon sont attachés. La cour avait constaté que Bauer avait choisi de revendiquer, dans le Brevet, seulement une des deux méthodes utilisées pour attacher le quartier et le protège-tendon. Ce faisant, Bauer avait donc fait de cette méthode de fixation un élément essentiel de l’invention, et non seulement une préférence ou une variante. L’appel incident de Bauer a été rejeté puisqu’une interprétation équitable et téléologique de la première revendication montre que la fixation côte à côte du protège-tendon au quartier est un élément essentiel de cette revendication.

Cet arrêt rappelle que lorsqu’une invention peut être réalisée de différentes façons, les revendications doivent être rédigées de telle sorte qu’elles englobent directement ces diverses réalisations. Plus particulièrement, puisque le caractère inventif ne semblait pas dépendre de la façon d’attacher le quartier au protège–tendon, la première revendication aurait pu donc jouir d’une portée plus étendue en évitant de préciser que le quartier était attaché côte à côte au protège–tendon.

Enfin, cet arrêt démontre également les conséquences reliées à la détermination des éléments essentiels d’une revendication. En effet, si la cour avait conclu que la fixation côte à côte du protège-tendon au quartier n’était pas un élément essentiel de la première revendication, les patins d’Easton à construction chevauchante auraient fort probablement également contrefait le Brevet.

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