Brevetabilité des gènes : toujours possible en partie

12 juillet 2013

La Cour suprême des États Unis a rendu le 13 juin 2013 une décision très attendue dans la cause Association for Molecular Pathology et al. c. Myriad Genetics, Inc. et al. La compagnie Myriad Genetics Inc. (« Myriad ») a obtenu plusieurs brevets après avoir découvert que les gènes humains BRCA1 et BRCA2 sont liés à un risque élevé de cancers, plus particulièrement le cancer du sein. Ce verdict annule en partie la décision datant d’août 2012 de la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral, soutenant que les gènes isolés ne sont pas des produits de la nature et qu’ils sont par conséquent brevetables.

La Cour suprême a statué que les revendications portant sur des séquences isolées d’ADN ne sont pas brevetables. Selon elle, le principal apport de Myriad a été l’ « identification de la séquence génétique et de l’emplacement précis » des gènes BRCA1 et BRCA2. Elle soutient que Myriad n’a pas « créé ou modifié la structure génétique de l’ADN ». Pour la Cour, le fait d’isoler l’ADN du chromosome n’est pas suffisant pour distinguer le produit et l’ADN trouvé naturellement dans l’organisme. 

La Cour a accueilli plus favorablement les revendications liées à l’ADNc du BRCA. Elle est d’avis que « le technicien de laboratoire crée incontestablement quelque chose de nouveau lorsque l’ADNc est synthétisé. » La Cour estime plus particulièrement que, comme l’ADNc (version synthétique dépourvue des parties des gènes appelées « introns ») ne contient pas uniquement des éléments du gène tel que présents dans la nature et comme il ne peut être créé qu’en laboratoire, il ne peut pas être un produit de la nature. Suivant ce raisonnement, la Cour est d’avis que les revendications portant sur l’ADNc sont brevetables en vertu du paragraphe 101.

Cette décision, quant à l’ADNc, est une bonne nouvelle. Elle apporte une certaine clarté, essentielle aux entreprises biotechnologiques innovantes, puisque l’ADNc commercial est sûrement la forme la plus importante d’ADN utilisée en biotechnologie.

Il semblerait cependant qu’un climat d’incertitude continue d’entourer les segments plus courts d’ADNc et d’autres molécules naturelles.

Dans son examen des fragments d’ADN synthétique, la Cour fait remarquer qu’un court ADNc peut ne pas être différenciable de l’ADN naturel et donc non brevetable. Cela donne lieu à l’étrange situation où il est possible que des courtes séquences d’ADNc utilisées par exemple pour synthétiser ou séquencer l’ADNc (séquences amorces) ou pour détecter des mutations précises (séquences sondes) ou encore des molécules naturelles de micro ARN, d’ARNic et d’ARNm, dont les séquences correspondent à des séquences naturelles soient non brevetables, mais où celles comprenant des jonctions intron-exon ou des séquences qui ne correspondent pas à des gènes pourraient être acceptables.

Suivant le raisonnement de la Cour, les modifications chimiques ou d’autres manipulations humaines de biomolécules naturelles permettant de les distinguer de leur forme naturelle pourrait servir de fondement à la brevetabilité. Par exemple, il semblerait que les biomolécules d’ADN modifiées et/ou d’autres biomolécules modifiées soient brevetables. Il reste encore à définir le niveau de modification ou de manipulation requis pour rendre une biomolécule brevetable.

Il est possible que la Cour ait laissé une autre porte ouverte. Les compositions d’ADN (ou d’autres molécules naturelles) et des diluants précis non présents dans la nature ne sont pas « naturels », et la Cour a clairement indiqué, en rapport à l’opposition de Myriad, que les « revendications de Myriad ne sont tout simplement pas exprimées en termes de composition chimique » (p. 14).

Il reste également à voir si le raisonnement de la Cour, voulant que l’isolement de l’ADN du matériel environnant soit insuffisant pour différencier l’ADN d’un produit de la nature, s’appliquera à d’autres types de biomolécules « isolées », y compris les protéines, les cellules, les organismes et d’autres produits naturels.

À la page 11 de sa décision, la Cour formule la mise en garde suivante : la « règle interdisant de breveter des produits naturels a des limites » puisque, jusqu’à un certain degré, toutes les inventions découlent d’une loi de la nature et citant des causes précédentes, elle ajoute que « la protection des brevets consiste à établir l’équilibre délicat entre la mise en place de “mesure d’encouragement menant à la création, à l’invention et à la découverte”, d’une part, et le fait de “nuire à la circulation de renseignements qui permettrait, et même promouvrait l’invention”, d’autre part » (p. 11). La Cour avance que les revendications de Myriad « ne sont tout simplement pas exprimées en termes de composition chimique et qu’elles ne sont fondées d’aucune façon sur les changements chimiques résultant de l’isolation d’une section particulière de l’ADN ». Selon la Cour, les revendications en question portent purement et simplement sur l’information génétique contenue dans les gènes. C’est pourquoi l’on conçoit que les « limites » de la décision puissent être les « gènes isolés », comme l’indique la conclusion de la Cour : « [nous] disons simplement que les gènes et l’information qu’ils encodent ne sont pas brevetables en vertu du paragraphe 101 tout simplement parce qu’on les a isolés du matériel génétique environnant » (p. 18).

Plutôt que de se pencher sur les éventuelles vastes répercussions de ce jugement, la Cour s’attarde aux éléments hors de la portée de la décision, y compris les revendications de procédé tel que les procédés de manipulation des gènes, et l’application des connaissances concernant les gènes prédisposant au cancer du sein. La Cour reconnaît que nombre des revendications non contestées de Myriad se limitent aux applications relatives aux connaissances sur les gènes BRCA1 et BRCA2. Elle insiste également sur le fait qu’elle ne formule aucun commentaire sur la « brevetabilité de l’ADN dans lequel l’ordre des nucléotides naturels a été modifié », puisque cela constituerait le sujet d’un examen distinct.

Le Cour termine en faisant valoir le fait que les gènes et l’information qu’ils contiennent « ne sont pas des objets brevetables […] tout simplement parce qu’on a les a isolés du matériel génétique environnant ».

L’United States Patent Office (USPTO) n’a pas tardé à établir des lignes directrices provisoires fondées sur la décision Myriad afin d’orienter dans une certaine mesure l’examen des demandes pendantes. Selon la note de l’USPTO, les revendications qui se limitent clairement aux acides nucléiques non naturels, comme l’ADNc, sont brevetables. Aucune observation n’est formulée concernant les courtes séquences d’ADNc ou d’autres biomolécules. Le traitement des revendications de procédé par l’USPTO n’est pas clairement arrêté non plus.

À l’avenir, il sera important que les revendications soient rédigées de façon à inclure des revendications permettant de différencier les molécules d’ADN et l’ADN naturel. Par exemple, les revendications devront porter sur l’ADNc, des vecteurs ou d’autres constructions, des séquences dégénérées ou optimisées d’ADN non naturel ou encore des cellules et peut être des compositions comprenant les séquences susmentionnées. Par exemple, revendiquer une protéine, de l’ADN, de l’ARN ou un produit naturel purifié en tant que composition de matière avec un transporteur, comme un transporteur pharmaceutique approprié, ferait sans doute de la composition quelque chose de différent de sa contrepartie naturelle. Restera ensuite à examiner la question plus appropriée de la brevetabilité, à savoir s’il s’agit d’un élément nouveau et évident. Les séquences d’ADN plus courtes pourraient être revendiquées avec des modifications, tel des marqueurs pour ainsi les distinguer de leurs contreparties naturelles. L’ajout de revendications de procédé, notamment des procédés de fabrication ou d’utilisation de l’ADN est aussi fortement recommandé.

Les protéines étant habituellement décrites en termes d’identification de la séquence d’acides aminés de façon similaire aux molécules d’ADN qui sont définies en termes de la séquence de nucléotides, il peut être utile d’ajouter des revendications qui distingueraient davantage les protéines isolées du produit naturel. Par exemple, en plus des stratégies susmentionnées concernant les revendications portant sur l’ADN, les qualificatifs « recombinée » ou « synthétique » pour décrire une protéine pourraient aussi être utilisés en plus du terme « isolée » qui est toujours acceptable dans de nombreuses juridictions.

En ce qui a trait aux cellules d’origine naturelle, comme les cellules souches, on peut clairement avancer qu’elles peuvent être différentiées des produits de la nature en se fondant sur le fait qu’elles auraient besoin de croître en culture cellulaire, qu’elles font l’objet d’importantes manipulations en culture cellulaire et qu’elles constitueraient un produit purifié qui serait probablement dépourvu des contaminants indésirables présents dans les cellules provenant d’un environnement « naturel ». Toutefois, dans le contexte de cette décision, il serait prudent d’inclure des revendications qui reflètent de telles manipulations, comme par exemple une cellule souche isolée cultivée dans un milieu de culture ou une composition cellulaire et un transporteur, tel un milieu de culture.

En ce qui concerne les brevets délivrés et autorisés revendiquant de l’« ADN isolé » et peut être d’autres molécules naturelles « isolées », un examen des revendications à la lumière de la décision Myriad peut être justifié. Si une continuation est en instance, le suivi des revendications limitées à l’« ADNc » ou comprenant un marqueur peut se révéler un bon moyen de déterminer si les revendications portant sur de l’« ADN isolé », qui pourraient englober des molécules d’ADNc et des molécules autres que des molécules d’ADNc, demeureraient brevetables. Si aucune continuation n’est en instance, une redélivrance du brevet peut être une possibilité.

Étant donné que le séquençage complet du génome s’est traduit par la divulgation de la plupart des séquences humaines d’ADN, les répercussions de la décision peuvent être circonscrites si le raisonnement se limite à l’ADN naturel isolé. L’identification de la mutation des maladies constitue cependant un secteur important et actif de la recherche et des investissements en biotechnologie. Une des conséquences de la décision est qu’elle pourrait rendre plus difficile le brevetage des premiers résultats des recherches sur les mutations de l’ADN et encouragerait les titulaires de brevets à garder un plus grand secret sur leurs découvertes préliminaires.

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Melanie Szweras, B.Sc., Ph.D. (génétique), LL.B., est associée chez Bereskin & Parr, S.E.N.C.R.L., s.r.l., où elle est membre de l’équipe Brevets spécialisée en Biotechnologie et pharmaceutique.

Carmela De Luca, Ph.D. (médecine expérimentale), J.D. est avocate chez Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. Elle est membre de l’équipe des Brevets spécialisée en Biotechnologie et pharmaceutique.

Matthew Cahill, B.Sc. (Biologie), Ph.D. (Génomique bactérienne), J.D./MBA, membre du programme d’emploi d’été pour étudiants de Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. de l’Université de Toronto.

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Auteur(s):

Carmela De Luca Carmela De Luca
B.Sc. (prog. biochim., coop), Ph.D. (med. exp.), J.D.
Associée
514.871.2929  
Melanie Szweras Melanie Szweras
B.Sc., Ph.D. (génétique), LL.B.
Associée
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