Skip to main content

Ce que les entreprises canadiennes doivent savoir sur les changements imminents au régime européen de marques de commerce

11 mars 2016

Par Cynthia Rowden et Terry Edwards

Le 23 mars 2016, un nouveau règlement européen sur les marques de commerce entrera en vigueur. Ainsi, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur deviendra l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, et l’expression « marque communautaire » sera remplacée par « marque de l’Union européenne ». Le nouveau règlement s’accompagne d’autres changements importants, énumérés ci-dessous.

Ces changements sont l’occasion pour les Canadiens de passer en revue leurs droits européens et de décider s’ils doivent faire protéger des marques supplémentaires, mieux désigner des produits ou des services ou ajouter de nouvelles classes pour les marques existantes.

Désignation des produits et des services

Les produits et les services doivent être désignés avec « suffisamment de clarté et de précision » pour permettre de déterminer l’étendue de la protection accordée par l’enregistrement. Les titulaires des demandes déposées avant le 2 juin 2012 et portant sur l’intitulé entier d’une classe, par opposition à des produits et services précis, disposeront d’une période transitoire se terminant le 24 septembre 2016 pour produire une déclaration indiquant les produits et services précis qu’ils avaient l’intention de viser par l’enregistrement. La plupart des produits ou services relèveront du sens littéral des intitulés de classe. Par exemple, lorsque l’enregistrement vise la description de l’intitulé de la classe 25, à savoir « vêtements, chaussures, chapellerie », et que la marque est employée en liaison avec divers vêtements, l’enregistrement relèverait du sens littéral de l’intitulé de classe. Un problème peut se poser lorsque l’intitulé de classe est très large, comme c’est le cas avec la classe 9, par exemple. La plupart des entreprises du Canada n’ont pas cité d’intitulé de classe dans les demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne, étant donné que leurs demandes étaient généralement conformes aux descriptions des produits et services au Canada, comprenant des listes détaillées de produits et de services. Si vous désirez que nous passions en revue des enregistrements précis pour vous, n’hésitez pas à nous en informer. Nous serons heureux de le faire.

Taxes de dépôt et renouvellement

L’actuelle structure de « trois classes pour le prix d’une » est remplacée par la structure « une classe par taxe ». La taxe actuelle de 900 € pour un dépôt dans un maximum de trois classes passera à 850 € pour une classe, à 900 € pour deux classes et à 1050 € pour trois classes. Par la suite, une taxe supplémentaire de 150 € est exigible pour chaque classe. Les entreprises désirant déposer des demandes d’enregistrement dans au moins trois classes seront donc bien avisées, sur le plan des coûts, de le faire avant le 23 mars 2016. Quant aux entreprises désireuses de déposer une demande pour une seule classe, il est avantageux de le faire après le 23 mars.

Les taxes de renouvellement ont considérablement diminué. L’actuelle taxe de renouvellement de 1350 € pour trois classes au maximum passera à 850 € pour une classe, à 900 € pour deux classes et à 1050 € pour trois classes. Dans le cas des enregistrements dans quatre classes ou plus, la taxe sera de 1200 € plus 150 € pour chaque classe supplémentaire.

Autres changements importants

  • Il sera impossible d’enregistrer les appellations d’origine et les indications géographiques
  • L’enregistrement des odeurs, des sons, des saveurs et des couleurs de même que, éventuellement, des hologrammes sera autorisé.
  • Il sera possible d’enregistrer les marques de certification.
  • Les propriétaires de marques de l’Union européenne pourront faire saisir les produits contrefaits transitant par l’Europe, même si la destination finale de ces produits est à l’extérieur de l’Europe.
  • Il sera possible de porter les procédures de révocation pour non-emploi d’une marque devant des bureaux nationaux de propriété intellectuelle.
  • L’emploi d’une marque comme nom complet ou partiel d’une entreprise est maintenant expressément cité comme un acte pouvant contrefaire une marque de l’Union européenne.
  • Un mécanisme a été mis en place pour permettre aux contrefacteurs présumés de se défendre contre toute allégation de contrefaçon précédant une modification visant à ajouter une désignation plus précise des produits ou des services, lorsque la description initiale ne renvoyait pas clairement à une contrefaçon présumée.

En ce qui concerne la date de mise en œuvre fixée au 23 mars 2016, les questions les plus importantes auxquelles les entreprises du Canada doivent répondre sont les suivantes : 1) y a-t-il lieu d’effectuer un examen des enregistrements de marques de l’Union européenne lorsque les produits ou les services utilisent un intitulé de classe? 2) y a-t-il lieu de déposer des demandes d’enregistrement de marques visant plus d’une classe avant le 23 mars 2016?

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l’un ou l’autre des membres de la section Marques de commerce de Bereskin & Parr ou envoyer un courriel à communications@bereskinparr.com.

Le contenu publié sur ce site web est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un avis juridique ni professionnel. Pour obtenir un avis juridique, veuillez contacter les professionnels de Bereskin & Parr. Ils seront heureux de vous conseiller.

Auteur(s):

Cynthia Rowden Cynthia Rowden
B.A., LL.B.
Avocate-conseil à la retraire
416.957.1617  email Cynthia Rowden
Terry  Edwards Terry Edwards
B.B.A.
Associée
416.957.1614  email Terry  Edwards