Compte à rebours de la nouvelle législation canadienne sur les marques de commerce : assurez-vous de profiter d’économies pendant que vous le pouvez

5 mars 2019

Par Cynthia Rowden et Meghan Dillon

Les modifications à la Loi sur les marques de commerce tant attendues au Canada sont maintenant confirmées pour le 17 juin 2019. Les propriétaires de marques de commerce ont encore plusieurs mois pour se préparer aux changements qui, comme nous l’avons écrit dans cet article, auront une incidence sur de nombreuses étapes concernant les marques de commerce, à savoir la recherche, le dépôt et l’enregistrement de celles-ci, ainsi que l’exécution des droits dans celles-ci. Les principaux changements comprennent l’élimination de l’utilisation de la marque comme exigence d’enregistrement, la mise en œuvre du système de classification de Nice et des frais connexes par classe pour le dépôt et le renouvellement, ainsi que la réduction des délais de renouvellement. Les règles de transition, dont certaines sont très complexes, auront également une incidence sur les coûts et les procédures.

Il existe quelques étapes que tous les propriétaires de marques devraient considérer MAINTENANT, et qui peuvent permettre de faire des économies et d’accéder à des droits plus étendus :

  1. DÉPOSEZ VOTRE DEMANDE MAINTENANT AFIN D’ÉVITER DES FRAIS PLUS ÉLEVÉS POUR LES DEMANDES MULTI-CLASSES

La combinaison de la Classification de Nice obligatoire pour les produits et services et des nouveaux frais de dépôt augmentera le coût de l’enregistrement pour les entités qui demandent une protection dans plus d’une classe. À l’heure actuelle, le total des frais gouvernementaux s’élève à 450 $ CAD, soit un droit de dépôt unique de 250 $ CAD pour les demandes déposées en ligne, quel que soit le nombre de produits et de services, plus des frais d’enregistrement de 200 $ CAD payables une fois la marque admise. À compter du 17 juin, les frais de dépôt passeront à 330 $ CAD pour la première classe, plus 100 $ CAD pour chaque classe supplémentaire. À titre d’exemple, le total des frais gouvernementaux pour une marque couvrant les aliments, les boissons, les vêtements et les services de divertissement passera de 450 $ CAD (frais de dépôt et d’enregistrement) à au moins 630 $ CAD, selon la façon dont ces produits et services sont classés. Malgré le fait que des frais d’enregistrement distincts ne s’appliqueront pas aux demandes déposées à compter du 17 juin, les frais gouvernementaux totaux pour une demande dans quatre classes augmenteront d’au moins 50 %. Si les propriétaires de marques envisagent de déposer une demande au Canada, ils devraient le faire avant le 17 juin, pour éviter ces augmentations.

  1. RENOUVELEZ MAINTENANT POUR ÉVITER DES FRAIS PLUS ÉLEVÉS POUR TOUS LES ENREGISTREMENTS

La pratique actuelle du Bureau des marques de commerce offre la possibilité de réaliser des économies au moment du renouvellement, ce qui ne sera plus possible à compter du 17 juin.

À compter du 17 juin, les frais de renouvellement gouvernementaux passeront de 350 $ CAD par enregistrement, quel que soit le nombre de produits, de services ou de classes, à 400 $ CAD pour la première classe de produits et services et 125 $ CAD pour chaque classe supplémentaire. Comme ci-dessus, cela aura un effet significatif sur les enregistrements multi-classes. Si on prend l’exemple d’un enregistrement dans quatre classes, les frais gouvernementaux passeront de 350 $ CAD à 775 $ CAD. De plus, le cycle de renouvellement passera de 15 à 10 ans pour tous les enregistrements qui doivent être renouvelés à compter du 17 juin.

Selon la pratique actuelle du Bureau des marques de commerce, il n’y a pas de limite quant à l’anticipation avec laquelle une demande de renouvellement peut être traitée. Bien que la plupart des entreprises prennent des dispositions pour le renouvellement dans l’année qui précède la date limite de renouvellement, il est possible de renouveler deux ou trois ans à l’avance et même plus. En vertu des nouvelles modifications, le renouvellement ne sera possible que dans les six mois précédant l’échéance. Bien qu’il soit peut-être difficile de prédire dès maintenant si les marques seront toujours intéressantes dans un an ou plus, pour les principales marques qui doivent être renouvelées au cours des prochaines années, il pourrait y avoir des économies de coûts considérables à renouveler maintenant. Pour cette raison, pensez à vérifier les renouvellements à venir, pas seulement en 2019, mais également en 2020 ou même en 2021, et envisagez de renouveler avant le 17 juin pour profiter de ces économies.

  1. DÉCLARATIONS D’EMPLOI - DÉPOSER MAINTENANT OU ATTENDRE ?

Étant donné que l’« utilisation » comme exigence d’enregistrement va disparaître à compter du 17 juin, les demandeurs dont la demande d’enregistrement est admise et qui doivent déposer une déclaration d’emploi au Canada pourraient vouloir garder ces demandes en suspens, surtout si la marque est utilisée maintenant uniquement en lien avec un petit sous-ensemble des produits ou services énumérés dans la demande. À compter du 17 juin, ces demandes en suspens n’auront plus besoin de déclaration d’emploi et pourront être enregistrées pour la liste complète des produits et services moyennant le paiement des frais d’enregistrement gouvernementaux actuels (200 $CAD).

D’autre part, puisque tout enregistrement émis après le 17 juin aura une durée de 10 ans (contre 15 aujourd’hui), les requérants qui sont en mesure de satisfaire aux exigences d’enregistrement avant le 17 juin devraient le faire afin de bénéficier de la plus longue période d’enregistrement. Par exemple, les requérants qui doivent soumettre une déclaration d’emploi et qui ont déjà utilisé la marque, ou qui l’ont utilisée pour la plupart des produits et services et qui ne vont pas l’utiliser sur les autres, ou qui ont un autre motif de dépôt acceptable comme « l’enregistrement et l’utilisation à l’étranger », pourraient vouloir compléter le processus d’enregistrement maintenant. Dans la pratique, la protection d’une vaste liste de produits et services peut l’emporter sur la protection à plus long terme, mais dans le cas des demandes pour lesquelles les motifs de dépôt et/ou l’utilisation pour les principaux produits et services sont complets, il peut être souhaitable de prendre des mesures avant le 17 juin.

  1. PRÉPAREZ DES INSTRUCTIONS POUR LE PAIEMENT DES FRAIS D’ENREGISTREMENT

Les requérants de demandes admises et ceux qui ont de nombreuses demandes en cours devraient envisager de donner des instructions dès maintenant pour payer les frais d’enregistrement au 17 juin, afin d’obtenir l’enregistrement le plus tôt possible dans le cadre du nouveau régime « sans utilisation ».

  1. LES REQUÉRANTS CANADIENS PEUVENT SOLLICITER UNE PROTECTION INTERNATIONALE DE LEUR MARQUE DE COMMERCE EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID

À compter du 17 juin, les entreprises canadiennes pourront demander que leurs droits relatifs à des marques de commerce soient étendus à d’autres pays, en vertu d’un système de dépôt international appelé le Protocole de Madrid, qui vise à réaliser des économies pour la protection des marques de commerce internationales, notamment en ce qui concerne les frais de dépôt étrangers. Les demandes de protection internationale seront présentées par le Bureau canadien des marques de commerce au Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui, à son tour, transmettra les demandes d’extension de la protection des marques de commerce aux bureaux nationaux des marques de commerce pour examen en vertu des règles nationales. Pour les entreprises canadiennes, l’utilisation de ce système nécessite au préalable une demande d’enregistrement au Canada ou un enregistrement canadien pour les produits et services en question. Les entreprises canadiennes peuvent se préparer à profiter de ce système dès que possible en s’assurant qu’elles ont des demandes ou des enregistrements canadiens en place, ainsi qu’une liste des pays étrangers privilégiés pour une protection plus vaste. Lisez notre article à ce sujet ici (en anglais).

Les modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce entraînent non seulement de nouveaux défis et une certaine incertitude, mais aussi de nouvelles opportunités pour les entreprises et les propriétaires de marques de commerce. Au cours des quelques mois qui nous séparent de la mise en œuvre des changements, nous encourageons les entreprises à se concentrer sur ces possibilités et à en tirer parti. L’équipe des marques de commerce de Bereskin & Parr est là pour vous aider.

 

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Auteur(s):

Cynthia Rowden Cynthia Rowden
B.A., LL.B.
Avocate-conseil
416.957.1617  
Meghan Dillon Meghan Dillon
B.Sc. (psychologie), LL.B.
Avocate
416.957.1160