Skip to main content

COVID-19 ou pas : inventeurs, protégez-vous... et vos inventions!

4 mai 2020

Une rare décision sur l’indemnisation d’une appropriation illicite d’un secret de commerce

Par François Larose et William Audet

En ces temps difficiles, scientifiques et inventeurs sont activement à la tâche, quoique possiblement en confinement, afin de concevoir de nouvelles inventions pour mieux nous protéger et nous défendre contre les effets néfastes de la COVID-19. Ces apports inventifs sont cruciaux et appréciés.

Cela dit, le caractère exceptionnel de la présente situation ne doit pas faire perdre de vue que la protection opportune de la propriété intellectuelle demeure essentielle afin d’assurer le développement continu et à long terme des nouvelles innovations - notamment pour récupérer les coûts et rentabiliser l’investissement. En tardant à protéger son invention, l’inventeur peut voir ses droits considérablement affectés, par exemple, par l’appropriation illicite de l’invention par un tiers, et ce, même si ce tiers a signé une entente de confidentialité. Peut s’ensuivre le risque de devoir éventuellement s’adresser aux tribunaux pour faire reconnaître ses droits.

C’est ce qui s’est passé dans la décision Weiss c. Karch, 2019 QCCS 4886 (CanLII), où la Cour Supérieure du Québec s’est prononcée sur une requête alléguant l’appropriation et l’utilisation illicite d’un secret commercial.

Le demandeur, soudeur de profession, a développé un accessoire pour excavatrices à chenilles. Souhaitant commercialiser cet ouvrage, mais ne disposant toutefois pas des fonds nécessaires pour la production de prototypes, il a approché le défendeur pour discuter d’un partenariat d’affaires. Préalablement à cet échange et à la divulgation d’informations sensibles sur son projet, le demandeur a exigé du défendeur la signature d’une entente de confidentialité, que le défendeur lui a fournie après l’avoir trouvée sur le Web. Cet accord prévoyait le respect du caractère confidentiel des informations obtenues lors des échanges des parties pour une durée de cinq ans et notamment l’engagement formel de ne pas copier l’information reçue ou d’en faire de l’ingénierie inversée. Le défendeur s’est donc associé au demandeur afin de financer le développement d’un prototype et de réaliser ce projet.

La relation d’affaires s’est toutefois rapidement détériorée.

Les deux associés ont d’abord embauché un sous-traitant pour produire, à l’aide des renseignements du demandeur, plusieurs dessins techniques. Cependant, à l’insu du demandeur et à l’aide des données confidentielles transmises au sous-traitant ainsi que des dessins techniques produits, le défendeur a déposé une demande de brevet en son nom personnel et dans laquelle il se désigne comme premier inventeur - bien qu’il n’en était aucunement inventeur - avec le demandeur comme deuxième inventeur.

Le lendemain, les deux parties concluent un accord de partenariat d’affaires prévoyant la constitution d’une société (Excavator Buddy Inc.), dont les actions seraient partagées également entre les deux parties. Cette entente prévoyait également que le demandeur serait le premier inventeur et le défendeur deuxième inventeur dans une demande de brevet à venir.

Suivant une première réunion entre administrateurs de la société, les relations deviennent tendues jusqu’à atteindre un point de non-retour en juin 2017 lorsque le défendeur dissout unilatéralement la société Excavator Buddy Inc. Le défendeur continue néanmoins de commercialiser les accessoires pour excavatrices développés par le demandeur.

Après l’examen des diverses assertions présentées par les deux parties, la Cour conclut que le défendeur s’est illicitement accaparé l’invention dont le demandeur est le véritable inventeur. Elle ne retient pas la prétention du défendeur selon laquelle il aurait apporté des améliorations à l’invention. Elle note d’ailleurs que ces prétendues améliorations, qui n’auraient aucune incidence sur les caractéristiques de l’invention, auraient été apportées au mépris de l’engagement du défendeur de ne pas faire de l’ingénierie inversée de l’invention.

Le tribunal conclut aussi que, notamment parce qu’il a caché au demandeur l’existence de la demande de brevet et s’est proclamé cessionnaire des droits du demandeur sachant que c’était faux, le défendeur a contrevenu à son obligation de bonne foi prévue à l’article 1375 du Code civil du Québec (C.c.Q.) et à son obligation d’agir avec honnêteté et loyauté et d’éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts suivant l’article 2138 C.c.Q. sur les obligations du mandataire.

La Cour accueille la réclamation de dommages-intérêts du demandeur suivant l’article 1612 C.c.Q. qui prévoit que : 

En matière de secret commercial, la perte que subit le propriétaire du secret comprend le coût des investissements faits pour son acquisition, sa mise au point et son exploitation; le gain dont il est privé peut être indemnisé sous forme de redevances.

Suivant notamment la théorie de perte de chance, le Tribunal évalue les dommages à compenser en se fondant sur les ventes réelles d’accessoires pour excavatrices à chenilles par le défendeur sur deux années, ainsi qu’une année de vente supplémentaire anticipée. Au terme de son analyse, la Cour accorde au demandeur la somme de 102 000 $ avec intérêts. Cependant, la Cour n’indemnise pas le temps investi par le demandeur pour l’élaboration de l’invention. La Cour rejette également la demande du demandeur pour le paiement de dommages exemplaires considérant l’absence d’une preuve d’atteinte illicite et intentionnelle à un droit reconnu par la Charte des droits et libertés.

Fait intéressant, nous notons que la demande de brevet du défendeur a été abandonnée peu après l’audition de l’affaire.  La décision ne se prononce pas sur la titularité de la demande de brevet, et ne précise pas si le demandeur voulait la récupérer. L’invention échoit donc dans le domaine public.

Cette décision évoque l’importance de protéger adéquatement toute invention. Les ententes de confidentialité conservent leur importance si un inventeur doit divulguer son invention à un tiers, notamment pour en financer la commercialisation, mais les inventeurs doivent surtout rapidement penser à la meilleure protection – le brevet – et impliquer un agent de brevet ou un avocat en droit de la propriété intellectuelle dès le début.

En outre, bien que l’inventeur ait pu obtenir réparation autrement que par un recours en violation de brevet, il faut se demander si ce recours aurait été nécessaire si l’inventeur avait déposé la demande de brevet avant de s’associer au défendeur. Ses droits auraient été plus clairs, le demandeur bénéficiant d’une certaine présomption de titularité dans l’invention. Considérant les coûts, financiers et émotionnels, et l’incertitude d’une poursuite, l’éviter a certes une valeur.

Le contenu publié sur ce site web est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un avis juridique ni professionnel. Pour obtenir un avis juridique, veuillez contacter les professionnels de Bereskin & Parr. Ils seront heureux de vous conseiller.

Auteur(s):

François Larose François Larose
B.A.A., LL.L., LL.M.
Associé
514.871.2109  email François Larose
William Audet William Audet
LL.M., LL.B./J.D.
Étudiant
514.871.2931  email William Audet