Enfin, le gouvernement confirme le 17 juin 2019 comme date d’entrée en vigueur de modifications importantes apportées à la Loi sur les marques de commerce

26 novembre 2018

Par Cynthia Rowden, Scott MacKendrick et Tamara Céline Winegust

Le gouvernement canadien a publié le Règlement sur les marques de commerce dans la Gazette officielle, ce qui constitue essentiellement la dernière étape formelle avant l’entrée en vigueur de modifications importantes à la Loi sur les marques de commerce, adoptées en 2014, laquelle est maintenant prévue pour le 17 juin 2019 (date d’entrée en vigueur). Ces modifications auront une incidence sur tous les aspects liés au choix d’une marque de commerce, aux procédures de production des demandes, aux oppositions, à l’enregistrement et à l’exécution des droits. En outre, le gouvernement a également confirmé qu’il adhérera à trois importants traités internationaux en matière de propriété intellectuelle, y compris le Protocole de Madrid et l’Arrangement de Nice.

Beaucoup d’encre a coulé au sujet de la Loi sur les marques de commerce modifiée. Le fait de se préparer aux modifications maintenant pourrait permettre de réaliser des économies plus tard. Les principaux changements, ainsi que des conseils pour économiser temps et argent, sont énoncés ci-dessous :

  1. Les requérants pourront tenter d’enregistrer d’autres types de marques, mais l’examen pourrait s’avérer plus difficile. Des signes comme la couleur seule, l’odeur, le goût et la texture peuvent désormais être enregistrés. Cependant, pour la première fois, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC ») examinera le caractère distinctif des marques et sera en mesure de demander une preuve de caractère distinctif au Canada pour une liste élargie de marques non traditionnelles. Dans la pratique, on s’attend à ce qu’un nouvel examen du caractère distinctif rende plus difficile l’enregistrement de marques non traditionnelles, y compris de nombreuses marques aujourd’hui permises, comme les combinaisons de chiffres et de lettres.
  2. Les motifs de production de la demande seront éliminés. Tout requérant qui a employé sa marque au Canada, ou qui projette d’employer sa marque, peut produire une demande (même si la demande ne contient aucune déclaration à cet égard).
  3. À compter de la date d’entrée en vigueur, les déclarations d’emploi ne seront plus requises. Toute demande qui a été produite avant cette date, y compris toute demande admise accompagnée d’une date d’échéance pour la production d’une déclaration d’emploi, sera enregistrée dès réception des droits exigés par le gouvernement. Cette modification entraînera d’importantes économies concernant la production des déclarations d’emploi et le prolongement de l’échéance pour le faire. CONSEIL : Les demandeurs qui ont produit une demande sur le fondement de l’emploi projeté au Canada et qui n’ont pas employé leurs marques de commerce en liaison avec l’ensemble des produits et services pourraient souhaiter que les demandes demeurent en instance jusqu’à la date d’entrée en vigueur, afin d’éviter que la protection soit limitée exclusivement aux produits et services vendus au Canada. D’autres formalités ne s’appliqueront plus à la date d’entrée en vigueur, comme par exemple les copies certifiées des enregistrements dans le pays d’origine pour étayer des motifs fondés sur « l’emploi et l’enregistrement à l’étranger ».
  4. Le classement des produits et des services doit être fait conformément à l’Arrangement de Nice. Les demandes produites avant la date d’entrée en vigueur et dans lesquelles aucune classe acceptable de la classification de Nice n’est indiquée seront suspendues jusqu’à ce que les détails appropriés sur la classe soient fournis. CONSEIL : Il est préférable de s’assurer que les détails acceptables sur la classe soient inclus dans toutes les demandes, afin d’éviter tout retard dans les étapes ultérieures.
  5. Les droits imposés par le gouvernement seront fondés sur la classification, à savoir 330 $ CA pour la première classe, et 100 $ CA pour chaque classe supplémentaire dans le cas des demandes produites en ligne (le montant est plus élevé pour les demandes produites sur papier). Les droits actuellement imposés par le gouvernement pour la production d’une demande sont de 250 $ CA, et ce, peu importe le nombre de produits et de services. Seules les demandes produites à compter de la date d’entrée en vigueur seront assujetties à des droits de classification. Les dispositions relatives aux droits par classe ne sont pas rétroactives. CONSEIL : Il est préférable de ne pas reporter la production de demandes comportant plusieurs classes au Canada. D’importantes économies pourraient être réalisées si les demandes sont produites avant la date d’entrée en vigueur.
  6. Les revendications de priorité peuvent être examinées à partir de toute demande antérieure et pas seulement à partir d’une demande produite par le requérant dans son pays d’origine.
  7. Les demandes peuvent être divisées. La division peut être avantageuse dans l’éventualité d’une opposition d’un tiers pour certains produits et services, mais pas tous. Elle peut également contribuer à accélérer le processus d’enregistrement pour certains produits et services, s’il y a objection du Registraire à l’égard d’autres produits et services. Une fois divisés, les enregistrements préalablement divisés pourront être fusionnés.
  8. La période de renouvellement passera de 15 à 10 ans, et les droits de renouvellement seront calculés selon le nombre de classes, à savoir 400 $ CA pour la première classe et 125 $ CA pour chaque classe supplémentaire. Après la date d’entrée en vigueur, les droits de renouvellement peuvent être payés au plus tôt 6 mois avant la date d’échéance du renouvellement. En outre, les renouvellements ne seront traités que si tous les produits et services sont dûment classés conformément à l’Arrangement de Nice. REMARQUE : L’OPIC encourage actuellement les titulaires à accepter de se conformer volontairement à la classification dès maintenant, ce qui pourrait simplifier les renouvellements plus tard et éviter le risque de radiation dans l’éventualité où la classification ne serait pas terminée avant la date d’échéance du renouvellement. En outre, après la date d’entrée en vigueur, le registraire peut demander des renseignements sur la classification concernant tout enregistrement, et l’absence d’une réponse en temps opportun pourrait entraîner la radiation. Le fait de procéder à la classification maintenant pourrait conduire à des économies de temps et d’argent plus tard. CONSEIL : Les titulaires peuvent éviter l’augmentation des droits, surtout dans le cas des enregistrements comportant plusieurs classes, s’ils renouvellent leurs marques maintenant, y compris celles dont la date de renouvellement tombe après le 17 juin 2019. Le calcul de la période ne sera pas affecté; c’est-à-dire que la période originale et toute période subséquente de renouvellement de tout enregistrement dont l’échéance tombe désormais après le 17 juin 2019 seront de 10 ans.
  9. Le Canada adhérera au Protocole de Madrid. Ainsi, les requérants canadiens pourront produire des demandes auprès du Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, offrant des économies pour la production de demandes étrangères. De même, l’OPIC acceptera des demandes du Bureau international produites par des requérants provenant de pays signataires du Protocole de Madrid et de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques. CONSEIL : Les sociétés canadiennes auraient avantage à envisager l’expansion de leurs portefeuilles de marques de commerce et à peaufiner leurs stratégies quant à la production de demandes à l’étranger. Le Protocole de Madrid exige des requérants qu’ils produisent d’abord une demande dans leur pays d’origine; donc, pour profiter de l’avantage que procure le Protocole, assurez-vous de produire toutes les demandes clés au Canada. Plus de détails sur le Protocole de Madrid sont accessibles ici.
  10. Désormais, aucune preuve documentaire ne sera exigée pour l’inscription de cessions et de fusions, sauf si l’OPIC le demande. Les dispositions relatives aux marques liées seront abrogées; ainsi, il ne sera plus nécessaire d’inscrire des changements comme les cessions et les fusions à l’égard de l’ensemble des marques qui ont été liées par l’OPIC.

De pair avec les changements prévus par la Loi, la version définitive du Règlement apporte de nombreux changements aux procédures appliquées par le Bureau des marques de commerce, y compris celles qui ont trait à la production et au traitement des demandes et autres documents, aux communications avec l’OPIC et d’autres parties, à la renonciation aux droits et au remboursement de ceux-ci, à la modification des demandes (y compris enfin l’autorisation d’apporter des modifications à une marque de commerce, à condition qu’elle n’ait pas été annoncée et qu’elle demeure « essentiellement » la même), et à la possibilité pour les requérants et autres personnes représentées par un agent de marques de commerce de produire certains documents et de payer certains droits. En outre, il existe de nouvelles exigences concernant la description des marques de commerce, les changements aux procédures d’opposition et l’annulation pour non-emploi, ainsi que des règles plus rigoureuses concernant la protection et les objections à l’égard d’indications géographiques. Tous les renseignements concernant les procédures prévues dans le Protocole de Madrid sont énoncés dans le Règlement.

De nombreux énoncés de pratique conçus pour fournir des lignes directrices sur les nouvelles procédures en vigueur après la date d’entrée en vigueur ont été rédigés, et d’autres le seront prochainement. L’un des nouveaux changements permet d’informer l’OPIC de revendications relatives aux droits de tiers pendant l’examen des demandes, comme l’existence de demandes ou enregistrements antérieurs, ou l’emploi de marques déposées dans les descriptions de produits/services. Actuellement, l’OPIC ne tient pas compte des communications au sujet d’une demande, sauf si elles proviennent du requérant ou de son agent, à moins qu’elles n’aient été produites dans le cadre d’une procédure d’opposition. CONSEIL : Envisagez le recours à des services de veille pour les demandes produites, puisque cette nouvelle procédure pourrait éviter les procédures d’opposition.

Il existe des dispositions transitoires, ce qui vient compliquer les choses étant donné qu’il y a aujourd’hui plusieurs instruments législatifs qui modifient la Loi sur les marques de commerce. L’un d’eux vient tout juste d’être introduit à la fin du mois d’octobre 2018. En plus de l’allègement du fardeau relatif aux déclarations d’emploi et des prolongations de délai connexes, les points suivants s’appliquent :

  1. Le nouveau critère d’examen fondé sur le caractère distinctif s’appliquera à toutes les demandes en instance, et pas seulement à celles produites après la date d’entrée en vigueur. Cela touchera les demandes qui ont déjà fait l’objet d’un examen, mais qui n’ont pas encore été approuvées. Il existe déjà plusieurs milliers de demandes dans cette situation, et on s’attend à ce qu’il y en ait davantage d’ici la date d’entrée en vigueur.
  2. Les motifs d’opposition actuels s’appliqueront aux demandes annoncées avant la date d’entrée en vigueur, y compris les questions relatives aux motifs techniques de dépôt qui n'existeront plus après la date. Toute demande faisant maintenant l'objet d'une opposition, ainsi que les demandes publiées avant la date d’entrée en vigueur, peuvent faire l'objet d'une opposition pour les motifs en vigueur, même si la période d'opposition expire après la date d’entrée en vigueur. Les demandes publiées après la date d’entrée en vigueur peuvent faire l’objet d’une nouvelle liste de motifs, incluant le fait que le requérant n’utilisait pas et n’avait pas l’intention d’utiliser sa marque avec les produits ou services liés.
  3. De nouvelles périodes pour remédier à un défaut s’appliqueront, mais si un avis de défaut est reçu avant la date d’entrée en vigueur, l’échéance de cet avis s’appliquera.

Pour la suite, on espère que l’incidence des modifications qui entreront en vigueur en juin prochain ne fera pas que simplifier les procédures de production de demandes, mais encouragera également un plus grand nombre d’entreprises à produire des demandes d’enregistrement de marques de commerce au Canada et à l’étranger. Cependant, étant donné les procédures de production de demandes simplifiées et l’élimination de l’emploi comme exigence pour l’enregistrement, il existe désormais un risque de comportements parasitaires (« troll ») ou de squattage, qui est déjà largement présent. Bien que les modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce ne crée pas littéralement un système axé sur la priorité au premier déposant, être proactif dans la protection de vos marques peut vous éviter d’avoir à contester des tiers qui auraient empiété indûment sur nos droits. Enfin, les propriétaires de marques doivent s’attendre à davantage de changements. Le libellé de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada et celui du projet de loi C-86, un projet de loi omnibus d’exécution de mesures budgétaires introduit en octobre 2018, prévoyant des modifications à des douzaines de lois et règlements (y compris toutes les lois en matière de PI), promettent d’autres changements au droit et à la pratique dans le domaine des marques de commerce. On ne sait toutefois pas à quel moment ces changements surviendront. Bereskin & Parr vous en informera dès que d’autres renseignements seront accessibles.

Le site Web de Bereskin & Parr contient un large éventail d’articles sur les modifications prochaines à la Loi sur les marques de commerce. Bereskin & Parr offre également des séminaires en ligne pour vous informer des répercussions qu’auront ces changements sur les propriétaires de marques au Canada et à l’étranger. Veuillez consulter cette page pour obtenir un éventail complet de sources portant sur le droit des marques de commerce au Canada. Si vous désirez recevoir immédiatement des copies de nos publications et de nos avis de programmation éducative, veuillez communiquer avec nous à marketing@bereskinparr.com.

L'information qui est présentée dans ce site web est fournie à titre informatif uniquement. Elle ne constitue pas un avis juridique et ne devrait pas être interprétée comme tel. Vous ne devez pas agir ou négliger d’agir en vous fiant à ces renseignements. Un conseil juridique devrait être obtenu sans délai. Les professionnels de Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. seront heureux de vous conseiller.

Auteur(s):

Cynthia Rowden Cynthia Rowden
B.A., LL.B.
Avocate-conseil
416.957.1617 
R. Scott MacKendrick R. Scott MacKendrick
B.Sc.A. (génie chimique), LL.B.
Associé
416.957.1675 
Tamara Céline Winegust Tamara Céline Winegust
B.F.A., J.D.
Avocate
416.957.1651