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L’OPIC développe une certaine allergie aux brevets de pratiques commerciales

1 décembre 2011

Auteurs : Stephen Beney et Alexander Anishchenko

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a récemment révisé le chapitre 12 intitulé « Objet et utilité » et le chapitre 13 intitulé « Examen des demandes » du Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB). En apportant certains changements, l'OPIC adopte de manière assez nette une position ferme contre les brevets de pratiques commerciales. Tout indique aussi qu’il sera plus difficile de faire accepter ces revendications d’inventions logicielles au stade de l‘examen de la demande de brevet.

Le chapitre 12 stipule maintenant que, pour être brevetable, une invention doit apporter « une solution technique à un problème concret » d'une manière qui peut interagir directement avec l'environnement physique. Par ailleurs, les « méthodes pour faire des affaires » qui sont définies comme des méthodes ou des plans visant à réaliser des activités commerciales sont à première vue considérées comme non technologiques et de ce fait non brevetables.

Voilà qui est fort différent des versions antérieures du RPBB, qui indiquaient qu'aucune autorité juridique ne pouvait empêcher la brevetabilité d'une revendication en raison du fait que cette dernière avait trait à une pratique commerciale. En effet, aucune autorité juridique au Canada ne semble soutenir la nouvelle position de l'OPIC, à l'exception de la Commission d'appel des brevets du Canada qui a récemment rendu une décision en ce sens dans l'affaire Amazon « un clic ». Cette décision est actuellement portée en appel devant la Cour fédérale.

En ce qui concerne l'examen des demandes, le chapitre 13 inclus dorénavant des exigences additionnelles. Par exemple, les examinateurs doivent dorénavant analyser chaque revendication non seulement sur le plan de la « forme » (c'est-à-dire des mots propres à la revendication), mais aussi sur le plan de la « substance », ce qui requiert une évaluation de la contribution réelle des inventeurs. Il devient donc nécessaire de déterminer quels éléments d'une revendication font réellement partie de l'invention, puis d'évaluer la brevetabilité de la revendication en fonction de ces données. Une fois encore, seule la décision rendue dans l'affaire Amazon « un clic » semble soutenir cette nouvelle position.

Le chapitre 13 indique bien que les examinateurs doivent éviter « d'évaluer incorrectement des combinaisons utiles en prenant en considération la nouveauté ou l'ingéniosité de parties prises isolément. » Il est cependant à craindre qu’un examinateur analyse incorrectement d'importants éléments d'une revendication lorsqu'il envisage la brevetabilité.

Cela est particulièrement préoccupant dans le cas des inventions logicielles, où le principal aspect de l'invention peut se situer à l'intérieur d'un composant logiciel et non à l’intérieur d’un élément matériel en particulier. Par exemple, même si de nombreuses inventions logicielles sont revendiquées en référence à un matériel physique, un examinateur pourrait déterminer qu’une revendication spécifique ne concerne pas un objet brevetable, tout simplement parce que les éléments matériels ne sont pas « contribués » par les inventeurs (c'est-à-dire : le matériel est générique et de ce fait non inventif) et les éléments logiciels ne sont pas en lien avec un objet physique.

Cela peut s'avérer vrai même si la revendication elle-même se présente sous forme de revendication de type « appareil » ou « système ». Par exemple, dans l'affaire Amazon.com « un clic », la Commission d'appel des brevets a déterminé qu'une série de revendications générales avaient trait à des pratiques commerciales et qu'elles n'étaient donc pas brevetables en outrepassant la « forme » des revendications pour considérer leur « substance ».

À la lecture des récentes modifications apportées au chapitre 12 et 13, il semble que l'OPIC adopte une position ferme contre la brevetabilité des pratiques commerciales. Il semble aussi que l'OPIC fasse en sorte que les inventions logicielles soient plus difficiles à faire approuver. Dans le climat actuel, le simple fait d’ajouter des composants matériels à une revendication ou de refondre une revendication de type « méthode » pour en faire une revendication de type « système » ou « appareil » ne convaincra probablement pas un examinateur que la demande concerne un objet brevetable.

Le temps nous dira comment les tribunaux réagiront à cette nouvelle attitude. De nombreux professionnels canadiens croient qu’en raison du manque de soutien que semblent véhiculer le système de réglementation ou la jurisprudence, des raffinements additionnels seront nécessaires.

Le contenu publié sur ce site web est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un avis juridique ni professionnel. Pour obtenir un avis juridique, veuillez contacter les professionnels de Bereskin & Parr. Ils seront heureux de vous conseiller.

Auteur(s):

Stephen Beney Stephen Beney
B.Sc. (physique)
Associé Directeur
905.817.6102  email Stephen Beney