Skip to main content

La Cour d’appel fédérale maintient la marque MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA

20 juillet 2012

Spirits International B.V. (« Spirits BV ») est le titulaire de la marque MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA & Dessin (la « Marque ») enregistrée en liaison avec de la vodka. Une demande de radiation de l’enregistrement a été produite par BCF s.e.n.c.r.l. en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi »). La Commission des oppositions des marques de commerce a ordonné la radiation de l’enregistrement concluant que Spirits BV n’avait pas prouvé qu’elle avait employé la Marque dans les trois années précédant l'avis envoyé en vertu de l'article 45 de la Loi (la « période pertinente »).

Spirits BV a appelé de la décision à la Cour fédérale, qui a rejeté l’appel. Spirit BV a ensuite porté cette décision en appel devant la Cour d’appel fédérale. Le juge Sharlow, s'exprimant au nom de la Cour d'appel, conclut que la Cour fédérale n’avait pas suffisamment évalué la preuve supplémentaire de Spirits BV et qu’elle avait donc commis une erreur en confirmant la décision du Registraire de radier l’enregistrement. La Cour d’appel accueille donc l’appel et maintient l’enregistrement en vigueur.

Les faits

En réponse à l’avis en vertu de l'article 45, Spirits BV a produit auprès du Registraire des marques de commerce deux affidavits. Le premier servait à démontrer qu'il n'y avait pas de différence entre la marque déposée et la marque effectivement utilisée par Spirits BV, tandis que le second tentait de démontrer que la Marque avait été employée par Spirits BV. Le deuxième affidavit, signé par M. Fedoryna, devait démontrer l’utilisation de la Marque par un groupe de sociétés qui comprenait S.P.I Group S.A. et Spirits BV - aussi connu sous le nom de « groupe SPI ». Le Commissaire avait jugé que la preuve d’emploi de la Marque par ces sociétés ne démontrait pas l’utilisation de la Marque par Spirits BV.

En appel à la Cour fédérale, Spirits BV avait produit un affidavit supplémentaire signé par M. Denisov pour compléter l'affidavit de M. Fedoryna. La Cour fédérale avait cependant conclu que ce nouvel affidavit n’était pas utile car il ne fournissait aucune preuve supplémentaire.

La question

La Cour fédérale a-t-elle correctement considéré l'affidavit supplémentaire de M. Denisov?

La décision

L'article 45 de la Loi sert à purger le registre des marques qui ne sont plus employées. Pour prouver l'emploi d’une marque, le titulaire de l’enregistrement doit démontrer que, durant la période pertinente, la marque a été employée conformément à la définition de l'article 4 de la Loi, par le titulaire ou par une autre partie pour le bénéfice du titulaire. L'emploi de la marque par un licencié peut être considéré comme un emploi de la marque par le titulaire si ce dernier exerce en tout temps un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des marchandises vendues en liaison avec la marque. Pour démontrer l’emploi de la marque, le titulaire doit produire un affidavit ou une déclaration solennelle des faits qui décrivent l'emploi de la marque.

Le rôle de la Cour fédérale était d'évaluer si la preuve supplémentaire présentée aurait eu, si connue à l'époque, une incidence importante sur les conclusions de faits ou sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Registraire. Il s’agit en l’espèce d’une question mixte de faits et de droit. Si le tribunal est d’avis que la preuve supplémentaire aurait eu une incidence importante sur la décision du Registraire, il doit examiner la question de novo. Le rôle de la Cour d'appel, quant à elle, est d'examiner l'évaluation du juge du procès. En conséquence, la décision de la Cour ne peut être ignorée que si elle a commis une erreur de faits ou une erreur de droit.

L'affidavit de M. Denisov sert donc à compléter l’affidavit de M. Fedoryna produit devant la Commission des oppositions en donnant plus de renseignements sur le niveau de contrôle exercé par Spirits BV sur la nature et la qualité de la vodka vendue en liaison avec la Marque par des sociétés liées. Ainsi, Spirit BV répondrait à l'ambiguïté de la preuve d’emploi produite devant la Commission des oppositions en démontrant que la Marque a été utilisée par le groupe de sociétés mentionnées dans l’affidavit de M. Fedoryna, démontrant ainsi l’emploi de la Marque par Spirits BV ou par un de ses licenciés.

Pris ensemble, les affidavits de M. Fedoryna et M. Denisov démontrent que, pendant la période pertinente, SPI Group SA détenait directement 83,5% des actions de Spirits BV et indirectement 100% de SPI Spirits (Cyprus) Limited (« Spirits Cyprus »). Au cours de la période pertinente, Spirits BV a accordé une licence à Spirits Cyprus pour l'utilisation de la Marque en liaison avec de la vodka, au Canada. En vertu de la licence, Spirits BV a défini le standard de qualité de la vodka et commandé des tests périodiques pour s’assurer de la conformité de la vodka au standard requis. La Marque figurait uniquement sur les étiquettes de la vodka dont la qualité était contrôlée selon les standards définis dans la licence. De plus, les factures pour la vodka vendue à des acheteurs canadiens portaient les noms SPI Group et Spirits Cyprus. La vente de cette vodka a généré 5,3 millions de dollars. L'affidavit de M. Denisov démontrait donc que Spirits BV avait toujours contrôlé la qualité de la vodka produite par son licencié Spirits Cyprus.

L’absence dans les affidavits de mention sur la date de début ou de la fin de la licence est sans conséquence, conclut la Cour d’appel fédérale. Il suffit de démontrer l'existence d'une telle licence et des ventes au cours de la période pertinente. En outre, la Cour d’appel fédérale conclut que l’absence de la Marque sur les boîtes dans lesquelles la vodka a été expédiée aux vendeurs n'était pas pertinente, puisqu’elle apparaissait sur les étiquettes des bouteilles de vodka.

La Cour d’appel fédérale, contrairement au tribunal de première instance, conclut que ces faits permettent de déterminer que la Marque a été utilisée au cours de la période pertinente et que le Registraire aurait dû décider, à la lumière de la preuve, de maintenir l'enregistrement de la Marque. Le tribunal de première instance a donc commis une erreur de faits en ne reconnaissant pas cette possibilité et en ne considérant pas la question de novo. La Cour d’appel fédérale accueille donc l'appel et annule la décision du Registraire de radier l’enregistrement.

Brigitte Chan, LL.L., LL.B., est associée chez Bereskin & Parr, S.E.N.C.R.L., s.r.l., où elle est membre de l’équipe Marques de commerce. Elle peut être jointe à Montréal, au 514 871-2920 ou à bchan@bereskinparr.com.

L’auteur désire remercier Rachel Tonelli-Zasarsky, étudiante en droit au sein de Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour sa contribution à cet article.

Le contenu publié sur ce site web est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un avis juridique ni professionnel. Pour obtenir un avis juridique, veuillez contacter les professionnels de Bereskin & Parr. Ils seront heureux de vous conseiller.

Auteur(s):

Brigitte Chan Brigitte Chan
LL.L., LL.B.
Associée
514.871.2920  email Brigitte Chan