La Cour fédérale ouvre l’historique de poursuite d’une demande étrangère dans un litige relatif à un brevet canadien

7 octobre 2019

Par Amrita V. Singh et Shuo Xing

Par le passé, l’historique du dossier (les communications avec le Bureau des brevets dans un dossier de demande de brevet) n’était pas pertinent ni admissible dans l’interprétation de brevets canadiens. Cela a permis à la Cour de se concentrer, au moment d’interpréter un brevet, sur le libellé réel des revendications du brevet délivré, tout en évitant « l’ouverture de la boîte de Pandore que serait la préclusion fondée sur les notes apposées au dossier »1. Cette interdiction à l’égard de la préclusion fondée sur l’historique de poursuite d’une demande dans l’interprétation des revendications au Canada vient établir une distinction entre le Canada et les États-Unis, où la préclusion fondée sur l’historique de poursuite d’une demande avait pour but de [Traduction] « faire en sorte que l’inventeur s’en tienne aux déclarations faites lors du processus de demande… En modifiant la demande, l’inventeur est réputé concéder que le brevet ne va pas aussi loin que la revendication originale »2.

Le Canada introduit la préclusion fondée sur l’historique de poursuite d’une demande

À la fin de 2018, le gouvernement fédéral du Canada a modifié la Loi sur les brevets pour y ajouter l’article 53.1, qui permet d’admettre en preuve les communications écrites entre le breveté et le Bureau des brevets pour réfuter une déclaration du breveté dans le cadre d’un litige relatif à l’interprétation des revendications.

Le 25 septembre 2019, la Cour fédérale a appliqué l’article 53.1 pour la première fois au Canada3. Dans Canmar Foods Ltd c TA Foods Ltd, le breveté Canmar Foods a intenté une poursuite en contrefaçon de brevet contre TA Foods pour la contrefaçon présumée du brevet de Canmar Foods, lequel revendique un procédé pour faire griller des graines oléagineuses.

TA Foods a fait valoir que son procédé de grillage était différent de la méthode brevetée parce que selon son procédé, les graines de lin ne sont pas chauffées dans un « circuit d’air » ni maintenues dans « une chambre ou une tour de grillage isolé ». TA Foods a soutenu que, comme ces deux éléments ont été ajoutés intentionnellement pendant la poursuite de la demande de brevet canadien, ils sont devenus des éléments essentiels des revendications. TA Foods a allégué que l’historique de poursuite de la demande américaine a été intégré à l’historique de poursuite de la demande canadienne par renvoi, parce que Canmar Foods a reconnu dans sa correspondance avec le Bureau des brevets que les modifications aux États-Unis avaient permis de réfuter des objections en matière de nouveauté et d’évidence.

Plus précisément, pendant la poursuite de la demande au Canada, Canmar Foods a reconnu que les revendications modifiées sont [Traduction] « essentiellement les mêmes revendications que celles qui ont été modifiées aux États-Unis et présentées dans le cadre de la poursuite d’une demande américaine connexe »4. Canmar Foods a enchaîné en expliquant que les [Traduction] « revendications nouvellement déposées sont d’une portée nettement plus restreinte que celle des revendications qui ont été examinées antérieurement à cause de l’introduction de limites importantes qui découlent de la description et de revendications dépendantes antérieures »5.

Préclusion fondée sur l’historique de poursuite d’une demande dans l’interprétation des revendications au Canada

Le juge Manson de la Cour fédérale a soutenu que, selon le nouvel article 53.1, l’interprétation des revendications au Canada comporte désormais trois volets : 1) les revendications; 2) la divulgation; et 3) l’historique de la poursuite (au Canada)6. La Cour a observé que, bien que normalement seul l’historique de poursuite au Canada soit admissible dans l’interprétation des revendications (le libellé de l’article 53.1 ne fait aucunement référence aux historiques de poursuite de demandes d’autres pays)7, dans des circonstances extraordinaires, les historiques de poursuite de demandes étrangères pourraient également être admissibles. Selon la Cour, l’effet voulu de la nouvelle disposition consiste à permettre à la Cour d’examiner « le fond qui sous-tend les modifications intentionnelles qui ont été apportées aux revendications »8.

Que signifie « extraordinaire »?

Examinant ce que constituent des circonstances extraordinaires permettant à la Cour de prendre en considération les historiques de poursuite de demandes étrangères, le juge Manson a conclu que si « la brevetée reconnaît que les revendications ont été modifiées pour être essentiellement les mêmes que les revendications présentées dans un autre pays, et qu’elle admet que les modifications ont restreint la portée des revendications de façon à les rendre nouvelles et non évidentes » (soulignement dans l’original)9, la Cour devrait pouvoir se reporter à l’historique de poursuite de la demande étrangère dans le but restreint d’interpréter téléologiquement les revendications canadiennes.

La Cour a mentionné que si l’article 53.1 est interprété de manière à exclure l’historique de poursuite d’une demande étrangère lorsque des restrictions sont appliquées pour réfuter des objections en matière de nouveauté et d’évidence, les brevetés canadiens pourraient être incités à s’abstenir d’expliquer les modifications au Bureau des brevets du Canada, s’appuyant plutôt sur les demandes étrangères correspondantes simultanément en instance. De l’avis de la Cour, cela serait contraire à l’intention de l’article 53.1.

Après avoir souligné que Canmar Foods avait précisément fait référence à la demande américaine correspondante et reconnu que ses modifications aux revendications canadiennes avaient pour but de réfuter les objections en matière de nouveauté et d’évidence dans la poursuite de la demande aux États-Unis, la Cour a soutenu que l’historique de poursuite de la demande américaine était admissible. Les modifications visant à ajouter les mentions « circuit d’air » et « chambre ou tour de grillage isolé » à la revendication 1 du brevet étaient donc considérées comme des éléments essentiels, et la Cour a refusé d’interpréter le brevet comme incluant des variantes sans ces éléments essentiels.

Poursuite d’une demande de brevet post-Canmar

Les demandeurs de brevets doivent garder à l’esprit la décision Canmar au moment de soumettre des revendications issues d’une demande étrangère correspondante pendant la poursuite de leur demande canadienne, y compris dans une demande d’examen accéléré en vertu de l’Autoroute du traitement des demandes de brevet. Il existe de nombreux facteurs à examiner, comme l’équilibre entre les avantages d’une simplification potentielle de l’examen d’une demande de brevet au Canada et le risque d’intégrer une poursuite étrangère dans un éventuel litige relatif à un brevet.


1 Free World Trust c Électro-Santé Inc, [2000] 2 RCS 1024, au par. 66.

2 Festo Corp v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co Ltd, 535 US 722 (2002) aux p. 737-738.

3 Canmar Foods Ltd c TA Foods Ltd, 2019 CF 1233 [Canmar].

4 Réponse à une demande du Bureau des brevets à l’intention de l’OPIC, datée du 24 août 2012, p. 2. Demande de brevet canadien de Canmar Foods portant le numéro 2 582 376.

5 Canmar au par. 86.

6 Canmar au par. 68.

7 Canmar au par. 62.

8 Canmar au par. 71.

9 Canmar au par. 74.

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Auteur(s):

Shuo Xing Shuo Xing
B.Sc. (Biochem.)(Hons.), Ph.D. candidate (Org. Chem.), J.D.
Avocate
416.957.1603