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La Cour supérieure tranche le pain: l’affaire Boulangerie St-Méthode c. Boulangerie Canada Bread Ltée

20 juillet 2012

Dans une décision bien médiatisée, la Cour supérieur du Québec a déclaré que par sa copie de la pastille « Sans gras sans sucre » de Boulangerie St-Méthode (St-Méthode), le Boulangerie Canada Bread Ltée (Canada Bread) avait commis de la concurrence déloyale. La Cour accorde donc une injonction en faveur de St-Méthode, ordonnant Canada Bread de s’abstenir de copier la pastille.

St-Méthode est une petite entreprise située dans les Cantons de l’est. Canada Bread Ltée est quant à elle une importante entreprise faisant affaire à travers le Canada. Canada Bread fait affaire au Québec sous le nom de Multi-Marques.

Le conflit entre les parties repose sur l’utilisation de la pastille « Sans gras sans sucre » telle que reproduite ci-dessous :

 

St-Méthode allègue qu’elle utilise la pastille depuis 15 ans en liaison avec ses pains santé et revendique un achalandage important dans cette pastille. Elle a récemment connu une augmentation importante de ses ventes de pains santé. St-Méthode n’avait jamais entrepris les démarches pour faire enregistrer sa marque.

De son coté, Canada Bread connaissait une baisse de ses ventes. Ayant noté le succès de St-Méthode, elle a commencé en 2011 à utiliser une pastille semblable en liaison avec ses propres pains santé.

St-Méthode s’est donc objectée auprès de Canada Bread de son emploi de la pastille. St-Méthode allègue que Canada Bread avait copié la pastille de façon délibéré dans le but de profiter du succès de St-Méthode. Ce faisant, Canada Bread aurait adopté une pratique de concurrence déloyale et de commercialisation trompeuse (passing-off).

Canada Bread soutient que St-Méthode ne détient aucun droit dans la pastille puisque celle-ci ne constitue pas une marque de commerce, étant générique, fonctionnelle, descriptive et diluée.

Le tribunal amorce donc son analyse en vertu de la Loi sur les marques de commerce (LMC) et de la concurrence déloyale en vertu du Code civil du Québec. Afin de démontrer des actes de passing off de la part de Canada Bread, St-Méthode doit démontrer l’existence des trois (3) critères suivants :

  • L’existence d’un achalandage;
  • La déception du public due à la représentation trompeuse; et
  • Les dommages actuels ou possibles pour le demandeur.

Un signe distinctif ou descriptif?

La question du caractère descriptif ou distinctif de la pastille s’aborde à la première étape de l’analyse. Canada Bread a soumis un rapport d’expert ainsi qu’un sondage détaillé pour tenter de démontrer que la pastille n’avait pas un caractère distinctif.

De son coté, St-Méthode ne produit pas de rapport d’expert, mais se limite plutôt à démontrer l’utilisation répandu de la pastille. Elle expose également les gestes de Canada Bread qui ont mené cette dernière à adopter une pastille semblable.

Suivant l’arrêt Masterpiece de la Cour Suprême, le tribunal rejette le rapport d’expert de Canada Bread car il soutient être pleinement compétent pour aborder la question du caractère descriptif ou distinctif de la pastille.

Sur le caractère descriptif, le tribunal constate sans surprise que les mots « sans gras sans sucre ajouté » pris isolément sont descriptifs. Il constate aussi que le dessin représentant un signe prohibitif (un cercle avec une barre transversale oblique) est utilisé fréquemment et ne saurait appartenir à personne.

Selon le tribunal, c’est plutôt l’ensemble du signe prohibitif, de la couleur utilisée et des mots - le tout qui constitue la pastille - qui devient un signe distinctif.

De même, le tribunal examine d’autres éléments contextuels pour son analyse du caractère distinctif de la pastille. Par exemple, le juge mentionne l’apparition de façon prééminente sur l’emballage de chacun des pains de St-Méthode et l’utilisation de la pastille dans le matériel publicitaire, sur les camions de livraison, et dans une campagne de publicité télévisée.

Le tribunal conclut que la pastille est distinctive et qu’il est tout à fait probable que la clientèle qui achète du pain santé sans sucre sans gras ajoutés associe la pastille de St-Méthode à ses pains.

Les actes de Canada Bread

Cependant, le tribunal se concentre surtout sur les actes de Canada Bread qui ont mené cette dernière à utiliser la même pastille.

Durant le procès, St-Méthode a démontré que Canada Bread avait engagé une firme de publicité pour mieux promouvoir son produit. Dans ses communications avec cette firme, Canada Bread a spécifié qu’elle visait à faire compétition directement et spécifiquement avec St-Méthode et a notamment demandé de créer une pastille similaire à celle de St-Méthode.

À propos de cette preuve, le tribunal écrit :

« […] non seulement Canada Bread s’est inspirée de la pastille St-Méthode pour l’imiter ou créer une pastille « similaire », mais elle l’a littéralement copiée, et ce, dans le seul objectif de la compétitionner et de reprendre ses parts de marché.

Canada Bread disposait d’une gamme infinie de façons d’informer les consommateurs du fait que son pain est sans gras sans sucre ajoutés, elle a choisi spécifiquement la pastille St-Méthode.

Sans aller aussi loin que d’établir une présomption à cet égard, le Tribunal retient que le calque intentionnel d’un élément aussi important de l’habillage d’un produit constitue certes un indice de son caractère distinctif. »

Plus tard, le tribunal ajoute qu’une autre boulangerie utilise aussi un signe prohibitif pour indiquer que son pain est sans gras et sans sucre, « mais le fait d’une façon courtoise et loyale », pouvant ainsi suggérer que les démarches de Canada Bread était à contrario non-courtois et déloyaux.

Ayant conclu qu’il y avait un achalandage lié à la pastille, l’analyse quant au deuxième élément requis pour une action en passing off se fait rapidement. Puisque les pastilles de St-Méthode et de Canada Bread sont presque identiques et qu’elles sont utilisées en liaison avec le même type de produit, dans les mêmes commerces et destinés aux mêmes consommateurs, les probabilités de confusion pour un consommateur ordinaire sont très élevées. En outre, le tribunal « retient de la preuve que la copie délibérée par Canada Bread de la pastille St-Méthode vise à confondre le consommateur ».

Enfin, quant au troisième élément, le tribunal constate que le risque de dommages passibles va de soi.

Ayant démontré les trois éléments de l’action en passing-off, le juge accorde une injonction en faveur de St-Méthode.

Un acte fautif

Nous notons que le tribunal déclare dans ses conclusions que l’acte de Canada Bread « constitue une faute, de la concurrence déloyale et une violation de l’article 6(5) de la LMC » alors que c’est l’article 7 de la LMC qui traite de la commercialisation trompeuse. Il s’agit peut-être d’une erreur de transcription de la part du juge.

Recommandations

Malgré le fait qu’un signe ou une expression ne paraisse que descriptif, la décision enseigne qu’un achalandage peut tout de même exister dans un tel signe ou telle expression. Non seulement la combinaison d’éléments descriptifs peut créer une marque distinctive, le tribunal expose aussi que plusieurs facteurs contextuelles, comme la durée et l’étendue de l’utilisation, peuvent être considérés dans l’analyse de l’existence d’un achalandage. En particulier, le tribunal rappelle que l’acte de copier donne au moins un indice du caractère distinctif du signe. Ces enseignements pourraient avantager les détenteurs de marques qui pourraient désormais jouir d’une meilleure chance de faire valoir leurs marques de commerce, mêmes celles qui ne sont pas enregistrées.

En revanche, quand on songe à adopter une marque semblable à celle d’un compétiteur, il convient de s’assurer que d’éviter de commettre du passing-off, même si la marque du compétiteur paraît descriptive.

Bien sûr, il sera toujours davantage souhaitable d’adopter des marques originales et ayant un caractère distinctif inhérent.

Une histoire à poursuivre

Plusieurs média ont rapporté la décision la décrivant comme une victoire pour St-Méthode. Cependant, deux nuances importantes s’imposent : premièrement, puisque seule la pastille constitue une marque distinctive, l’injonction accordée se limite à cette exacte pastille. Rien n’empêche Canada Bread d’utiliser une autre pastille portant le slogan « sans sucre sans gras ajouté », et deuxièmement, la décision a été portée en appel et pourrait être renversée par la Cour d’appel.

Tom Zhang, B.Ing. (génie électrique), LL.B., B.C.L., est avocat en Ontario et stagiaire au Québec au sein de Bereskin & Parr, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

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