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Le temps d’un changement?

20 février 2013

Les demandes de marques de commerce canadiennes doivent contenir un motif de dépôt. Les plus courants sont 1) l’emploi au Canada, 2) l’emploi projeté au Canada et 3) l’emploi et l’enregistrement à l’étranger. Ce dernier, exposé sous l’article 16(2) de la Loi sur les marques de commerce (la loi), est largement utilisé par des déposants non canadiens, puisqu’il permet aux déposants d’enregistrer leurs marques avant que l’emploi au Canada n’ait commencé. Pour soutenir ce motif, toutefois, il doit y avoir un emploi quelque part, au moment où ce motif est revendiqué dans une demande. L’enregistrement (ou demande) invoqué doit être dans le pays d’origine du déposant, auquel on réfère dans la présente comme « enregistrement dans son pays ».

Une décision récente, The Thymes, s.r.l. c. Reitmans (Canada) ltée 2013 CF 127, a conclu que de compter sur un enregistrement dans son pays et un emploi à l’étranger exige une utilisation à la date de dépôt canadien et que l’emploi doit être dans le pays d’origine du déposant. Cette décision fait l’objet de débats et de commentaires, particulièrement sur l’applicabilité de la décision relativement à des demandes qui sont amendées après le dépôt afin d’ajouter une revendication sous l’article 16(2) (par exemple, pour compléter une demande déposée au départ seulement selon l’emploi projeté au Canada).

Dans la cause devant la Cour fédérale du Canada (la cour), le déposant a déposé  la demande revendiquant l’enregistrement dans son pays et l’emploi à l’étranger, même si, apparemment, il n’y avait pas eu d’emploi à quelque endroit que ce soit au moment du dépôt de la demande.  L’opposant a allégué que la demande ne respectait pas la loi, et la Commission des oppositions et la cour étaient tous deux d’accord. Sur les faits, la décision est clairement bonne, puisque l’on doit utiliser une marque pour soutenir ce motif. Les commentaires du juge ne se sont toutefois pas restreints à ces faits. Au contraire, sous la rubrique « L’emploi aux États-Unis de la marque THYMES du déposant était-il exigé au moment de la date de dépôt de la demande au Canada? », le juge a formulé qu’il n’y a « pas de doute qu’une lecture correcte de l’article exige que, si un déposant invoque un enregistrement ou une demande et un emploi à l’étranger conformément à cet article 16(2), au moment du dépôt de la demande, il a dû y avoir un emploi des marques de commerce au moment de la demande pour invoquer cet article comme base valable pour obtenir l’enregistrement » (italiques ajoutés). Le juge a poursuivi en disant qu’il est 
« clair » que l’emploi de la marque dans le pays d’origine est une condition pour l’enregistrement au Canada.

Ces commentaires sont surprenants pour deux raisons. La formulation la plus notable du juge touche à la date d’emploi. Il y a eu pratique très répandue et de longue date de modifier les demandes après le dépôt afin d’inclure l’emploi et l’enregistrement à l’étranger une fois que l’emploi a commencé quelque part. Le Règlement sur les marques de commerce (le règlement) autorise les modifications après le dépôt et avant l’annonce, sauf pour certaines modifications expressément exclues. Une modification après le dépôt afin d’ajouter un motif basé sur un enregistrement dans son pays et un emploi à l’étranger n’est pas exclue. En outre, la loi et le règlement ne commentent pas sur le moment où l’emploi doit avoir commencé. Deuxièmement, depuis la mise en vigueur de la loi en 1954, le règlement a précisé qu’une demande basée sur un enregistrement ou une demande étrangère doit indiquer le nom d’un pays (ou de pays) où la marque de commerce a été utilisée, avec les renseignements d’un enregistrement ou une demande dans son pays. Il n’a jamais été exigé que l’ « emploi » étranger se restreigne à son pays. Selon le libellé de la loi et du règlement, nous considérons ce dernier exposé de justice comme clairement erroné.

Dans cette cause particulière, le point décisif était de savoir si le déposant avait utilisé la marque à la date de dépôt, à quelque endroit que ce soit, pour soutenir son motif de dépôt et, nous fondant sur ceci, nous croyons que le juge a conclu correctement que la demande n’était pas en accord avec la loi. Malheureusement, l’opinion du juge est assez large pour s’appliquer aux demandes modifiées après le dépôt, pour comprendre une nouvelle base de dépôt d’emploi et d’enregistrement à l’étranger, où l’emploi a commencé après la date de dépôt canadien, mais avant d’effectuer la modification.

Nous espérons que les décisions ultérieures clarifieront ce point. Puisque le libellé de la décision est, toutefois, très large, et que la Commission des oppositions appliquera probablement cette interprétation, pour le moment, jusqu’à ce que la question soit clarifiée dans d’autres décisions, nous croyons qu’une approche conservatrice exige que la revendication de l’emploi et de l’enregistrement à l’étranger ne soit faite que lorsque l’emploi a commencé à la date du dépôt canadien, et que l’emploi invoqué soit dans le pays d’origine du déposant.

Puisque la décision s’est présentée dans le contexte d’une opposition, elle ne devrait pas avoir d’incidences sur les enregistrements qui ont déjà été délivrés. Le nombre de motifs inscrits dans la loi pour contester un enregistrement est limité, et une base de dépôt incorrecte n’est pas un motif inclus. À moins qu’il n’y ait eu fraude ou fausse revendication d’emploi à l’étranger, la validité d’un enregistrement fondé sur un enregistrement dans son pays et un emploi ne devrait pas être remis en cause parce qu’une utilisation à l’étranger aurait commencé avant ou après le dépôt, pourvu que l’on employait la marque lorsque le motif de dépôt a été inclus dans la demande.

Si mous aimeriez discuter de cette décision et toutes incidences possibles sur des demandes ou des enregistrements en cours, veuillez communiquer avec nous.

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Cynthia Rowden, B.A., LL.B., est associée chez Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. et dirige le groupe de pratique en marques de commerce de la firme.

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Auteur(s):

Cynthia Rowden Cynthia Rowden
B.A., LL.B.
Avocate-conseil à la retraire
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