Les marques de commerce et l’AEUMC : action ou inaction sur les questions relatives aux marques de commerce?

18 octobre 2018

Par Cynthia Rowden et Scott MacKendrick

Après beaucoup de drame et de tension, les négociations visant à remplacer l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) ont abouti à un accord actualisé, soit l’Accord États-Unis-Mexique-Canada, ou AEUMC (moins agréable à prononcer que l’ALÉNA). L'Accord confirme que des « procédures internes » seront requises pour qu’il soit complet, mais une fois que toutes les parties auront fourni un avis d’exécution de ces étapes, l'entrée en vigueur formelle aura lieu le premier jour du troisième mois suivant la dernière notification. En ce qui concerne le calendrier, il est peu probable que l'AEUMC puisse entrer en vigueur avant début 2019, et très probablement pas avant la mi-2019.

Depuis 1994, l’année de mise en œuvre officielle de l'ALÉNA, les lois canadiennes en matière de PI, et plus particulièrement les lois sur les marques de commerce, ont considérablement changé sous l'impulsion de négociations commerciales internationales, notamment de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Europe, le Partenariat transpacifique (PTP, pas encore ratifié) et un accord commercial avec la Corée du Sud. Ces mesures ont donné lieu à l'adoption de nouveaux recours en matière de contrefaçon en 2015, et à l'adoption et à la mise en œuvre d'autres modifications importantes au début de l’année 2019 qui auront une incidence sur les marques qui peuvent être protégées, la procédure de dépôt, les conditions d'utilisation, les dispositions d'opposition et de radiation et la procédure d'acquisition, de contestation et de suppression des indications géographiques (IG).

L'annonce récente par le gouvernement canadien d'un projet de stratégie nationale en matière de PI pourrait également avoir une incidence sur les marques de commerce, avec des recommandations visant à ajouter des motifs d'opposition et d'annulation de mauvaise foi, ainsi que des exigences relatives à l’exécution des marques de commerce. Par conséquent, les dispositions de l'ALÉNA sur les marques de commerce, qui datent de plusieurs décennies, ne reflètent plus les lois sur les marques de commerce en vigueur au Canada, y compris celles dont la mise en œuvre est prévue au début 2019. 

L’AEUMC répond également à plusieurs « irritants commerciaux liés aux marques de commerce », à savoir les questions soulevées par le gouvernement des États-Unis et les propriétaires internationaux de marques de commerce, particulièrement en ce qui concerne le système canadien de contrôle et de réduction des activités de contrefaçon.

Ce qui suit porte sur plusieurs questions transfrontalières relatives aux marques de commerce et la façon dont elles ont été traitées dans l'AEUMC, ainsi que sur d'autres modalités de l'AEUMC qui pourraient requérir l’attention des législateurs canadiens, et souligne certaines omissions intéressantes par rapport aux modalités originales de l'ALÉNA. À titre de première remarque, peu de changements de fond semblent nécessaires pour que les lois canadiennes sur les marques de commerce soient conformes à l'AEUMC. De nombreuses modalités de l'AEUMC ont déjà été abordées dans les modifications apportées en 2015 à la Loi sur les marques de commerce, qui ajoutent un régime amélioré de lutte contre la contrefaçon et de nouvelles sanctions pénales pour contrefaçon, ainsi que dans les principales modifications déjà promises pour début 2019. Néanmoins, un certain nombre de modifications spécifiques à la Loi sur les marques de commerce, au Règlement d'exécution et aux procédures administratives semblent s'imposer. 

Irritants commerciaux spécifiques aux marques de commerce

Le Gouvernement des États-Unis, ainsi que de nombreux groupes de propriétaires de marques, ont déjà identifié plusieurs irritants commerciaux liés aux marques de commerce, plus particulièrement liés à l'absence perçue de moyens de dissuasion efficaces contre la contrefaçon, ainsi que l’absence de procédures et de recours pour contrôler l'importation et l'exportation des produits contrefaits. Comme nous l'avons mentionné, la Loi sur les marques de commerce du Canada a été modifiée, à compter du 1er janvier 2015, afin d'instaurer un nouveau régime de lutte contre la contrefaçon permettant aux titulaires de marques de commerce et de droits d'auteur enregistrés de demander de l'aide pour la surveillance et la retenue des marchandises contrefaites en déposant une « demande d'assistance » auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), en créant une procédure pour traiter les marchandises retenues et en ajoutant de nouvelles sanctions pénales. Bien que l’ajout ait été bienvenu, beaucoup se sont plaints que les dispositions de 2015 n’allaient pas assez loin. Elles ne s'appliquaient pas à toutes les marchandises importées/exportées - et excluaient spécifiquement les marchandises en transit. Beaucoup se sont plaints que la nouvelle procédure de demande d’assistance semblait n'entraîner des détentions que pour les marchandises spécifiquement visées par les demandes. Les marchandises ne peuvent rester en détention que si une procédure judiciaire est engagée, et il n'y a pas de procédure judiciaire accélérée évidente. Bien que des dommages-intérêts, les coûts et la destruction des marchandises puissent être ordonnés par les tribunaux, les propriétaires de marques n'avaient pas droit à des dommages-intérêts légaux spécifiques pour contrefaçon de marque, ce qui constituait effectivement un obstacle à l'utilisation du régime anti-contrefaçon.

Les questions autres que de contrefaçon comprennent l'absence de protection spécifique pour les marques célèbres ou notoires et la difficulté d'obtenir des mesures provisoires ou interlocutoires. De nombreux propriétaires de marques aux États-Unis s'inquiètent de l'allongement de la liste des indications géographiques protégées, qui menace de mettre fin à l'utilisation de marques de commerce ou de noms génériques de longue date dans l'industrie alimentaire. De l'autre côté de la frontière américaine, ceux qui avaient de l'expérience dans les litiges américains se sont plaints des coûts élevés et de l'absence de règles claires sur le recouvrement des coûts par les parties gagnantes. L'AEUMC traite quelques-unes de ces plaintes.

Marchandises en transit : L'AEUMC prévoit que chaque partie « doit faire en sorte que ses autorités puissent prendre des mesures à la frontière » contre les marchandises soupçonnées d'être des marchandises contrefaites ou piratées qui sont en transit, qui sont admises dans une zone franche ou un entrepôt sous douane ou qui en sortent. La Loi sur les marques de commerce exclut aujourd’hui les marchandises en transit, de l'interdiction d'importer ou d'exporter des marchandises contrefaites, et restreint ces marchandises des demandes d'assistance. Ces exclusions doivent dorénavant être supprimées. L'AEUMC confirme également la pratique actuelle selon laquelle les autorités frontalières échangent des renseignements avec leurs homologues d'autres pays au sujet d'expéditions soupçonnées d'être contrefaites - et, dans la pratique, les autorités douanières canadiennes peuvent compter sur l'échange de renseignements avec leurs partenaires commerciaux au sujet de contrefaçons soupçonnées destinées aux États-Unis ou au Mexique, au lieu de saisir des marchandises en transit.

Détention et détermination des contrefaçons : L'AEUMC traite des procédures civiles devant les « autorités compétentes » (définies dans une note de bas de page comme étant les autorités judiciaires, administratives ou répressives appropriées). Elle exige que chaque Partie dispose d'une procédure de « demande » de détention ou de suspension de la mise en circulation de marchandises soupçonnées d'être des contrefaçons ou des marchandises en infraction. Le panorama juridique actuel du Canada semble répondre à ces exigences. La Loi sur les douanes permet déjà aux agents de l'ASFC de détenir les contrefaçons présumées. La Loi sur les marques de commerce du Canada comporte des dispositions (certes rarement utilisées) qui permettent que les demandes d'ordonnance de garde provisoire de marchandises importées soupçonnées d'être des contrefaçons soient suivies d'une action civile pour contrefaçon et, depuis 2015, la Loi comprend une option supplémentaire permettant aux titulaires de droits de demander l'assistance de l'ASFC pour identifier et retenir les contrefaçons soupçonnées de marques déposées et de droits d'auteur, avec la détention prolongée dans la mesure où une procédure judiciaire a débuté devant les tribunaux, et ce, aux frais du titulaire des droits. Les deux - l'action civile et la procédure de demande d’assistance - semblent répondre à l'exigence de « demande » mentionnée dans l'AEUMC. En pratique, aucune partie n'est empêchée de demander l'assistance de l'ASFC pour détenir des contrefaçons présumées, même si une demande d’assistance n'a pas été déposée, et l'ASFC n'est pas empêchée de détenir des contrefaçons présumées même si aucune demande ne figure au dossier. Toutefois, dans la mesure où il n’existe pas de lettre d'accompagnement ou autre entente entre les gouvernements des États-Unis et du Canada non publique pour le moment, il est recommandé que le gouvernement canadien confirme publiquement que les propriétaires de marques n'ont pas besoin d'avoir préalablement déposé une demande d’assistance pour que les mesures de détention de l'ASFC soient activées. L'AEUMC stipule que « si » une partie prévoit des procédures administratives (par opposition à des procédures judiciaires), elle peut également permettre à ces autorités d'imposer des pénalités et sanctions administratives. Toutefois, comme indiqué plus haut, il n'y a pas d'obligation de prévoir des procédures administratives si les autorités judiciaires ont le pouvoir discrétionnaire d'agir contre les marchandises contrefaites.

Procédures accélérées : L'AEUMC exige que les mesures à la frontière soient prises « dans un délai raisonnable » après l'introduction de toute demande d’aide. D'autres pays ont réagi en mettant sur pied des tribunaux administratifs qui peuvent rapidement évaluer la contrefaçon et établir des mesures de redressement dans l'éventualité où il n'y aurait pas de défense ou conclusion de contrefaçon. Des procédures sommaires spécifiques seraient les bienvenues, mais la position du Canada pourrait être que le système judiciaire est maintenant conforme, puisque le système judiciaire prévoit déjà des procès accélérés, des jugements sommaires et autres procédures plus efficaces.

Recours civils : L'AEUMC exige que les autorités compétentes aient le pouvoir de détruire les marchandises contrefaites. La Loi sur les marques de commerce prévoit déjà qu'un tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il juge appropriée, y compris des mesures injonctives, le recouvrement des dommages-intérêts et des bénéfices, des dommages-intérêts punitifs et la destruction des marchandises, des emballages et des étiquettes. Puisque les « autorités compétentes » comprennent les autorités judiciaires, le Canada semble déjà être en conformité avec l’AEUMC.

Dommages-intérêts préétablis et frais de litige : L'AEUMC stipule que dans les procédures civiles portant sur la contrefaçon de marques de commerce, chaque partie doit établir un système prévoyant un ou plusieurs « dommages-intérêts préétablis » ou « dommages-intérêts supplémentaires » suffisants pour décourager les violations et aussi pour « indemniser pleinement » le titulaire des droits. Une note de bas de page confirme que les dommages-intérêts supplémentaires comprennent les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs. La Loi sur les marques de commerce permet déjà expressément des dommages-intérêts punitifs pour toute violation de marque de commerce, de sorte que l'ajout de dommages-intérêts légaux spécifiques ne semble pas être nécessaire. Néanmoins, ils constitueraient un ajout bienvenu à la Loi et pourraient, à terme, réduire les frais de litige.

En ce qui concerne la question de la « pleine indemnisation », le système de règlement des litiges du Canada (contrairement à celui des États-Unis) prévoit déjà le recouvrement des coûts et, dans de rares cas, ce qui équivaut à un recouvrement des coûts approchant la « pleine indemnisation ». Les règles des tribunaux fédéraux et autres pourraient devoir être modifiées pour traiter spécifiquement du recouvrement des coûts dans les litiges relatifs aux marques de commerce liés aux contrefaçons. Toutefois, il semble que les États-Unis pourraient avoir davantage à faire pour se conformer à l'exigence de l'AEUMC selon laquelle les autorités judiciaires peuvent ordonner que la partie gagnante soit pleinement indemnisée, notamment en recouvrant les honoraires d'avocat.

Recours interlocutoires : L'AEUMC traite également des « mesures conservatoires », qui semblent viser les mesures provisoires et interlocutoires. Bien que la réticence des tribunaux canadiens, en particulier de la Cour fédérale, à accorder des mesures interlocutoires soit bien connue, les dispositions de l'AEUMC ne semblent pas exiger de mesures particulières de la part du Canada.

Sanctions pénales : L'AEUMC contient des exigences détaillées concernant les procédures pénales en cas de contrefaçon. Depuis 2015, la Loi sur les marques de commerce prévoit des sanctions pénales pour contrefaçon de marque de commerce, en plus des recours civils déjà en place. L'AEUMC semble signaler une intention d'encourager une plus grande répression pénale en suggérant que l'article sur les sanctions civiles « s'applique aux marchandises de nature commerciale expédiées en petits envois » et, dans l'article sur les procédures pénales, que chaque partie « considère l'importation ou l'exportation volontaire de marchandises de marque contrefaites ou piratées à une échelle commerciale comme des activités illicites passibles de sanctions pénales ». Une définition large de la notion d'« échelle commerciale » pourrait faire en sorte qu'un plus grand nombre d'affaires soient portées devant les tribunaux pénaux.

En outre, sous le titre « Procédures pénales et sanctions », l'AEUMC précise que les autorités compétentes peuvent agir de leur propre initiative sans qu'une plainte formelle soit nécessaire. L'ASFC et les autorités policières, y compris la GRC, ont déjà ce droit - ce qui laisse supposer qu'aucun changement législatif aux dispositions d'exécution n'est nécessaire. Ce qui semble nécessaire, c'est que l'ASFC accorde plus d'attention aux marchandises contrefaites qui ne font pas l'objet d'une demande d’assistance, et plus de ressources pour surveiller efficacement les contrefaçons, avec ou sans demandes précises des propriétaires de marques.

Marques notoires : Bien que l'ALÉNA fasse spécifiquement référence aux dispositions de la Convention de Paris pour la protection des marques notoires, il a déclaré que les parties ne pouvaient pas exiger que la protection s'étende au-delà du « secteur du public qui traite normalement des produits ou services pertinents ». L'AEUMC semble insister sur la nécessité de procédures administratives (refus et radiation de marque) et de restrictions d'utilisation qui donnent plus de respect aux marques notoires. Toutefois, il est incertain qu'une protection législative supplémentaire soit nécessaire au Canada. La Loi sur les marques de commerce élargit déjà les limites de la commercialisation trompeuse en common law en n'exigeant pas que les produits et services soient de la même classe générale, et les décisions d'opposition et de litige appliquent la confusion et la dépréciation de l’achalandage aux produits et services qui sont liés ou associés à ceux couverts par les marques enregistrées. En outre, la Loi sur les marques de commerce attire l'attention, pour évaluer la confusion, sur la durée d'utilisation et la mesure dans laquelle une marque de commerce, enregistrée ou non, est connue, ainsi que sur toutes les circonstances qui l'entourent. Celles-ci suggèrent qu'une législation spécifique, pour protéger les marques notoires, n'est peut-être pas nécessaire.

Indications géographiques (IG) : La Loi sur les marques de commerce amendée, qui devrait être mise en œuvre début 2019, contient déjà des dispositions considérablement élargies en matière d'IG reflétant l'intérêt manifesté par d'autres partenaires commerciaux, en particulier l'Union européenne, pour les IG sur les aliments et boissons. Toutefois, l'AEUMC semble exiger des modifications supplémentaires à la Loi sur les marques de commerce ou à son règlement d'application. Par exemple, l'AEUMC prévoit une plus grande transparence en ce qui concerne le statut de demande et d'annulation, ce qui pourrait obliger le Canada à établir des dispositions pour un meilleur accès aux détails de l'IG (ce qui pourrait être possible, du moins en partie, par des changements administratifs au Bureau canadien des marques). Reflétant le libellé de la future Loi sur les marques de commerce, l'AEUMC exige qu'il y ait un système de refus, d'opposition et d'annulation, mais il n’est pas nécessaire qu’il s'applique aux vins et spiritueux. L'un des motifs d'opposition ou d'annulation concerne les noms qui sont « identiques à un terme habituellement utilisé dans le langage courant comme le nom commun », et l'AEUMC ajoute des facteurs pour déterminer cette compréhension du consommateur (qui pourraient être ajoutés à la Loi sur les marques de commerce, y compris dans les règlements interprétant les dispositions des IG, ou énoncés dans un énoncé de pratique administrative). L'AEUMC confirme que les droits d’IG ne commencent pas avant la date de dépôt et reconnaît spécifiquement les droits d’IG et les limitations possibles à l'annulation de ces droits accordés en vertu d'autres accords antérieurs à l'AEUMC (reconnaissant implicitement les droits en vertu de l'AECG et autres accords commerciaux) - qui semblent exiger une modification spécifique à la Loi sur les marques de commerce pour assurer la conformité.

Autres dispositions de l'AEUMC

Ratification des traités sur les marques de commerce ou adhésion à ces traités : L'AEUMC exige de chaque partie qu'elle ratifie ou accepte (mais pas qu'elle mette en œuvre) des traités spécifiques de propriété intellectuelle à la date d'entrée en vigueur de l'AEUMC, y compris deux traités sur les marques, le Protocole de Madrid et le Traité de Singapour. Le Canada s'est engagé à y adhérer en 2014 dans le cadre des négociations initiales de l'AECG. Plus tôt cette année, l'OPIC a annoncé qu'il avait l'intention de déposer un avis officiel d’intention d'adhérer à ces traités début 2019. Le dépôt de l'avis déclenche une éventuelle mise en œuvre dans un délai de trois mois, ou plus tard si demandé. En vertu de cet échéancier, le Canada devrait respecter les obligations temporelles de l'AEUMC.

Marques collectives : À l'heure actuelle, le Canada ne prévoit pas l'enregistrement de « marques collectives », définies par la loi américaine comme étant les marques d'une coopérative, d'une association ou d'un autre groupe ou organisme collectif, des organisations fraternelles et des syndicats, qui peuvent être utilisées par les membres. Bien que l'ALÉNA ait déclaré que les marques de commerce « doivent » inclure les marques collectives, aucune modification n'a jamais été apportée à la Loi sur les marques de commerce. L'AEUMC stipule que chaque partie doit prévoir que les marques de commerce comprennent les marques collectives. Bien que la Loi sur les marques de commerce mise à jour (mais pas encore en vigueur) définisse les « signes », les marques collectives ne sont pas incluses, ce qui donne à penser qu'une modification est nécessaire.

Noms de pays : L'AEUMC exige des « moyens juridiques » pour empêcher l'utilisation commerciale d'un nom de pays en relation avec des marchandises (mais pas spécifiquement des services) d'une manière qui pourrait tromper les consommateurs quant au pays d'origine. Les lois canadiennes sur la concurrence peuvent maintenant être utilisées pour contester l'utilisation trompeuse de noms de pays, de sorte qu'il semble qu'une loi canadienne spécifique ne soit pas nécessaire.

Comité sur les droits de propriété intellectuelle : Bien qu'il n'exige aucune modification législative, l’AEUMC établit un nouveau comité sur les droits de propriété intellectuelle, dont le mandat est de se réunir dans un délai d'un an pour se consulter sur des questions comme le renforcement de l'application à la frontière, l'amélioration de l'équité procédurale dans les litiges de brevets et l'expansion des IG.

Systèmes électroniques : Reflétant la dépendance croissante par rapport aux systèmes électroniques, l'AEUMC comprend des exigences en matière de communications électroniques, de dépôt et d’entretien, ainsi que des « systèmes d'information électroniques accessibles au public » avec une base de données des demandes et enregistrements. Les systèmes de classement et d'enregistrement électroniques du Canada pourraient nécessiter une certaine mise à jour, mais il semble qu'elle soit en cours et qu'il reste peu à faire pour se conformer à l’AEUMC.

Omissions intéressantes

« Utilisation » : L'ALÉNA exigeait que chaque Partie « exige » l'utilisation d'une marque de commerce pour en maintenir l'enregistrement. Dans le monde sans cesse croissant des marques de commerce inutilisées – ou « inutiles » - au Canada, l'utilisation de la marque ne sera plus nécessaire pour obtenir ou renouveler un enregistrement - ce qui aurait dû susciter certaines inquiétudes quant à la conformité à l'ALÉNA lorsque les modifications à la Loi sur les marques de commerce de 2014 ont été adoptées. Toutefois, l'AEUMC abandonne toute référence à l'« utilisation » de la marque.

« Marques scandaleuses » : L'ALÉNA exigeait également que chaque partie refuse les marques immorales, trompeuses ou scandaleuses, ou les marques qui dénigrent ou discréditent des personnes, institutions, croyances ou symboles nationaux. En raison de décisions sur la liberté d'expression aux États-Unis déclarant de telles restrictions inconstitutionnelles, ces dispositions ont été retirées du nouvel accord commercial.

Répercussions sur l'emballage neutre : De nombreuses organisations qui contestaient les limitations des marques de commerce dans les lois sur l'emballage neutre, par exemple en ce qui concerne le tabac, s'étaient appuyées sur les dispositions de l'ALÉNA qui stipulaient que « la nature des produits ou services auxquels une marque de commerce doit être appliquée ne doit en aucun cas constituer un obstacle à son enregistrement ». Cette restriction a disparu - ce qui reflète probablement l'intérêt de nombreux gouvernements, y compris celui du Canada, d'avoir plus de liberté pour contrôler ou limiter l'utilisation d'éléments de marque sur certains produits pour des raisons de santé et de sécurité. 

Résumé

Il va falloir du temps pour connaître toutes les répercussions de nombreuses dispositions de l'AEUMC, en particulier celles que les gouvernements du Canada, des États-Unis et du Mexique considèrent comme nécessitant des modifications législatives ou des changements administratifs particuliers. De plus, chaque gouvernement doit ratifier séparément l'Accord, ce qui pourrait entraîner des changements supplémentaires avant de le finaliser. Il y a également une question de conformité aux lois, par opposition à l'« esprit » de l'Accord, qui pourrait à son tour être touchée par les relations et les accords commerciaux en cours des parties respectives.

Le gouvernement canadien avait déjà manifesté sa volonté, avec l'annonce d'une nouvelle stratégie nationale en matière de PI, de mettre en œuvre des changements à la Loi sur les marques de commerce, en plus des changements très importants déjà prévus début 2019. On peut supposer que les modifications requises par l'AEUMC pourraient être incluses dans une nouvelle loi modificative. Les propriétaires de marques de commerce et les conseillers doivent rester à l'affût des annonces de changements à venir.

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Auteur(s):

Cynthia Rowden Cynthia Rowden
B.A., LL.B.
Avocate-conseil
416.957.1617  
R. Scott MacKendrick R. Scott MacKendrick
B.Sc.A. (génie chimique), LL.B.
Associé
416.957.1675