Les réclamations de dommages pour le « Punctual Plumber » s’en vont à vau-l’eau

10 avril 2018

Par Cynthia Rowden et Jonathan Colombo

Le fait de « gagner » une réclamation pour violation des droits de marque de commerce signifie-t-il automatiquement l’octroi de dommages pécuniaires, et ceci même en l’absence de preuve d’une perte économique ou de toute autre forme de dommage ? Le stress et la tension associés au litige, même en cas d’un scénario potentiel de « David contre Goliath », justifie-t-il l’octroi de dommages punitifs ? Telles sont les questions qui ont été présentées à la Cour fédérale dans la décision Clearview Plumbing & Heating Ltd. and Giraffe Corp vs. Clockwork IP, LLC, et al. 2018 FC 169, rendue récemment par le juge McVeigh.

Avant le procès, un énoncé des faits conjoints a été déposé, dans lequel les deux parties reconnaissaient avoir violé la marque de commerce de l’autre partie et qu’il n’y avait pas de confusion ou de perte subie à la suite de cette violation. Malgré tout, les demanderesses souhaitaient obtenir des « dommages-intérêts généraux » ou, alternativement, des dommages punitifs, basés sur la conduite répréhensible alléguée des défenderesses. La décision a confirmé que, même si l’autre partie confirme sa violation de marque de commerce, aucun dommage ne peut être octroyé sans la preuve d’une perte réelle. La décision a également confirmé que des dommages punitifs ne pouvaient être octroyés que dans des cas exceptionnels impliquant une conduite répréhensible; les étapes et tactiques normales en cas de litige ne permettront pas de passer ce test.

Les faits, en bref, sont les suivants : Les demanderesses (« Clearview ») sont respectivement la propriétaire et la détentrice d’une licence dans la marque de commerce « THE PUNCTUAL PLUMBER », déposée en 2006, en liaison avec des services de plomberie et autres services à domicile. Clearview a également utilisé « THE TECHNICIAN SEAL OF SAFETY », mais sans enregistrer cette marque. La défenderesse, Clockwork, exploite une entreprise de franchises avec des franchisés aux États-Unis et au Canada. Elle détient un enregistrement de marque de commerce pour « PUNCTUAL PLUMBER » aux États-Unis depuis 2007 pour des services similaires, enregistrement qui revendique l’année 2002 comme étant la première date d’utilisation aux États-Unis. Elle détient également un enregistrement pour « TECHNICIAN SEAL OF SAFETY » au Canada et aux États-Unis. La défenderesse a déposé une demande d’enregistrement pour une version dessin de la marque « PUNCTUAL PLUMBER » au Canada en 2011, mais la demande a été abandonnée subséquemment, probablement après avoir été bloquée par la marque de Clearview. Elle a étendu son réseau de franchises au Canada en utilisant cette marque, et ce, malgré qu’elle ait, selon les mots du juge, « laissé tomber la marque de commerce canadienne ».

Clearview a intenté des poursuites contre Clockwork, sa société de franchise et ses franchisés canadiens (« Clockwork ») pour la violation de marque de commerce après avoir vu la publicité « Prochainement  » de Clockwork à Calgary. Clockwork a ensuite déposé une demande d’enregistrement de la marque « TECHNICIAL SEAL OF SAFETY », et produit une demande reconventionnelle alléguant qu’il y avait confusion avec plusieurs marques, une copie de son site Web et une utilisation inappropriée de ses renseignements commerciaux et de son expertise, décrite comme son « ingrédient secret ». Les parties ne s’entendaient pas sur l’origine de la marque « THE PUNCTUAL PLUMBER », Clockwork suggérant qu’elle était l’inspiration de la marque de la demanderesse.

Finalement, les deux parties ont cessé d’utiliser les marques dont la violation était alléguée. Clockwork a cessé d’utiliser ou d’octroyer des franchises « THE PUNCTUAL PLOMBER » et Clearview a cessé d’utiliser (utilisation expliquée comme étant mineure et innocente) la marque « TECHNICIAL SEAL OF SAFETY ».

Les deux parties ont demandé des dommages, mais l'énoncé des faits conjoints stipulait spécifiquement qu’aucune d’elles n'avait subi de pertes et qu’il n’y avait aucune preuve de perte de réputation, d’affaires, d’achalandage ou commerciales, ce qui serait normalement requis pour soutenir une demande en dommages. La demanderesse a cependant demandé des dommages « généraux » d’un montant de 40 000 $, mentionnant des décisions octroyant des montants de l’ordre de 10 000 à 15 000 $ dans des cas où il n’y aurait eu aucune preuve de perte économique. La demanderesse a également allégué que les activités des défenderesses avaient causé un stress significatif, stress qui semblait cependant être lié à la perspective d'avoir à faire face à un concurrent important disposant de bons moyens financiers plutôt qu’aux questions de marque de commerce.

Le juge a remarqué que le concept de « dommages généraux » (c.-à-d., des dommages sans preuve de perte) n’existe pas dans la loi. Même si des dommages sans preuve de pertes ont été octroyés dans des cas impliquant des jugements par défaut, il n'était pas possible de déterminer, dans ces cas, si le défendeur avait réalisé des profits (et donc entraîné des pertes pour le demandeur) puisqu’il n’y avait eu aucun interrogatoire au préalable. Ce n’était pas le cas ici, où un procès complet avait été tenu et où les parties ont affirmé n’avoir subi aucune perte. De plus, même si des tribunaux octroient à l’occasion une « somme forfaitaire pour dommages » lorsqu’il est difficile de quantifier la perte, il doit tout de même y avoir une preuve de perte. Étant donné que, dans ce cas, les parties n'avaient subi aucune perte, il n’y avait pas de base juridique sur laquelle s’appuyer pour octroyer des dommages.

La demanderesse a également demandé des dommages punitifs basés sur le stress entraîné par une concurrence potentielle avec une importante entreprise américaine et sur la tension occasionnée par le litige, incluant d'avoir à se défendre contre des allégations  de violation de plusieurs marques, une seule d’entre elles ayant finalement été invoquée au procès, et une tentative de radiation de sa marque de commerce « THE PUNCTUAL PLUMBER » jusqu’à « la veille du procès ». Le juge a noté que « le fait d’intenter une poursuite concernant une contrefaçon de marque de commerce n’est pas une preuve de comportement malveillant ou répréhensible en soi. » Le juge a cité la décision de 2014 Bauer Hockey Corp. vs. Sport Maska Inc., 2014 FC 158 comme cadre de test pour les dommages punitifs, soit des comportements qui sont malveillants, opprimants, abusifs et qui choquent le sens de dignité du tribunal ou inacceptables et véritablement outrageants. L’objectif du tribunal, dans l’octroi de dommages punitifs, n'est pas d’offrir une restitution au plaignant, mais de punir le défendeur et d’avertir les autres que de tels comportements ont des conséquences.

Clearview a également soutenu que certains facteurs, comme la durée pendant laquelle les défenderesses ont utilisé la marque PUNCTUAL PLUMBER, la modification de ses allégués au cours des procédures et le début d’une procédure aux États-Unis justifiait les dommages punitifs. Le tribunal n’a pas accordé de tels dommages parce que, selon lui, ces faits n’indiquaient pas de comportements malintentionnés ou répréhensibles. La conduite des défenderesses a été jugée être tout simplement dans le cadre des pratiques commerciales normales. Finalement, le juge a laissé aux parties le soin de s’entendre sur les dépens (étant donné qu’au Canada, la partie perdante rembourse habituellement à l’autre une partie de ses dépens). Dans l’impossibilité de s’entendre, les parties pourront se tourner vers le tribunal pour régler le problème.

Cette décision est cohérente avec les autres jugements au Canada qui confirment le besoin d’une preuve sur l'existence d’une perte ou de dommages réels, que les allégués ou les arguments spéculatifs ne sont pas suffisants. Les parties et leurs avocats doivent comprendre que le succès en cas de litige dans une situation comme la présente, où les allégués de violation de marques de commerce ont été acceptées entre les parties, ne constitue pas une garantie d’octroi de dommages ou de remboursements des dépens et frais juridiques. En résumé, il est extrêmement important, lorsqu’on considère intenter une poursuite, de penser à comment les dommages peuvent être prouvés et de déterminer si une preuve d'expert est requise. De plus, comme il peut s'écouler plusieurs années avant le procès, les étapes pour assurer la collecte de preuve de pertes au cours des procédures sont tout aussi importantes.

Cette décision confirme finalement qu’il est peu probable que les tribunaux octroient des dommages punitifs sans conduite répréhensible ou violations répétées. Les étapes et les tactiques ordinairement suivies en cas de litige, qui peuvent être agressives et causer du stress et de l’anxiété aux parties prenantes, ne sont généralement pas suffisantes pour justifier l’octroi de dommages punitifs.

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Auteur(s):

Cynthia Rowden Cynthia Rowden
B.A., LL.B.
Avocate-conseil
Jonathan Colombo Jonathan Colombo
B.A., M.A., LL.B.
Associé