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Mise à jour : brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur au Canada et aux États-Unis

25 janvier 2021

Par Denis Keseris

L'année 2020 a vu d’importants développements en matière de brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. Nous passons ici en revue certains des principaux changements au Canada et aux États-Unis.

La mise à jour au Canada

Pour être brevetable au Canada, une invention doit répondre à quatre critères principaux : elle doit être nouvelle, elle doit faire preuve d’activité inventive, elle doit être utile et, surtout, elle doit correspondre à la définition d’une « invention » (telle que définie dans la Loi sur les brevets). Le dernier critère peut être un point de friction pour certains types d'inventions, en particulier celles qui concernent les logiciels informatiques (y compris l'Intelligence Artificielle) ou les méthodes dans le domaine des activités économiques. La section 27(8) de la loi canadienne sur les brevets interdit spécifiquement les brevets pour « de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques ». Les inventions de logiciels informatiques et les méthodes dans le domaine des activités économiques sont souvent présumées appartenir à l'une de ces catégories.

L'approche de l'OPIC sur la question de la brevetabilité - ce qui peut (et ne peut pas) être breveté - a été très critiquée ces dernières années comme s’étant éloignée de ce qui est exigé par la loi. En confirmant un appel d'Amazon.com en 2011, la Cour d'appel fédérale a jugé que les tentatives de l'OPIC d'utiliser un test de « substance de l'invention » de sa propre création étaient « incorrectes sur la base juridique ». Néanmoins, dans les années qui ont suivi, l'OPIC a demandé à ses examinateurs de brevets d'utiliser encore une autre approche novatrice de « problème-solution » pour déterminer l’objet des revendications lorsqu'ils examinent la question de brevetabilité. Cette approche, bien que formulée dans le langage du test de « l’interprétation téléologique » (aussi appelé « l’interprétation d’intention ») ordonné par la Cour suprême du Canda, différait néanmoins nettement de ce test.

Le 21 août 2020, la Cour fédérale du Canada a rendu sa décision dans l'appel d'Yves Choueifaty contre le rejet de sa demande de brevet par le Commissaire aux brevets (Yves Choueifaty c. Procureur général du Canada, 2020 FC 837, [Choueifaty]). M. Choueifaty avait fait valoir que l'OPIC avait eu tort d'utiliser l'approche problème-solution dans l'interprétation de ses revendications de brevet. La Cour a estimé que le Commissaire aux brevets avait effectivement « fait erreur en déterminant les éléments essentiels de l'invention revendiquée par Choueifaty en utilisant l'approche problème-solution », plutôt que l'approche que la Cour suprême a ordonné d'utiliser, en particulier, l’interprétation téléologique qui prend en compte l'intention de l'inventeur et les termes de la revendication. Elle a donc renvoyé la demande à l'OPIC, pour que l’Office procède à une nouvelle évaluation des revendications en vue de la décision.

En réponse à l'arrêt Choueifaty, l'OPIC a publié un énoncé de pratique - un document d'orientation pour les examinateurs de brevets - pour aider à appliquer correctement l’interprétation téléologique. Bien que l'avis Choueifaty n'ait pas abordé spécifiquement ce qui constitue un objet brevetable, l'énoncés de pratique fournit également des orientations à ce sujet. Par conséquent, l'avis aura sans aucun doute des implications importantes pour la matière brevetable, en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle et d'autres inventions mises en œuvre par ordinateur.

En outre, l'énoncé de pratique indique catégoriquement que toute interprétation de revendication qui ne prend en compte que la soi-disant « substance de l'invention » est incorrecte, et les examinateurs sont invités à appliquer le test de l’interprétation téléologique. C'est-à-dire que les examinateurs doivent considérer l'intégralité du mémoire descriptif de brevet et déterminer ce qu'une personne du métier aurait déterminé comme étant la nature de l'invention. Tous les éléments de la revendication doivent être présumés essentiels, jusqu'à preuve du contraire.

Malgré cela, l'avis tente de faire la distinction entre les éléments jugés essentiels pour établir les limites d'un monopole de brevet, et ceux impliqués dans l'analyse de brevetabilité. Par exemple, selon l'énoncé de pratique, un élément peut être un élément essentiel d'une revendication uniquement parce que le demandeur avait l'intention de limiter la portée du monopole revendiqué à moins que ce que le demandeur a effectivement inventé. Un élément peut donc être un élément essentiel de la revendication parce que le demandeur a voulu qu'il soit essentiel, même s'il n'a pas d'effet matériel sur l'exploitation de l'invention. D’après l’OPIC, un tel élément « ne ferait pas partie de l'invention réelle parce que le fait qu'il n'a pas d'effet matériel sur l'exploitation de l'invention signifie qu'il ne coopère pas avec d'autres éléments de l'invention revendiquée ».

Prises au pied de la lettre, ces nouvelles lignes directrices sont les bienvenues. Pour les examinateurs, elles fournissent une feuille de route raisonnablement claire pour l'évaluation de la brevetabilité. Pour les demandeurs, les nouvelles lignes directrices donnent l'espoir que les inventions mises en œuvre par ordinateur seront examinées de manière plus globale. Plus précisément, tous les éléments informatiques d'une invention doivent désormais être pris en considération pour l'évaluation de l’invention, pour autant qu'ils « coopèrent avec d'autres éléments » pour former « l'invention proprement dite ». Il reste toutefois un risque que, selon les nouvelles lignes directrices, les examinateurs continuent à ne pas tenir compte des éléments informatiques des revendications qu'ils jugent insuffisamment liés à « l'invention réelle ». Il reste à voir comment ces lignes directrices seront mises en œuvre dans les prochains mois.

La mise à jour aux États-Unis

En juin 2020, le United States Patent and Trademark Office (USPTO) a révisé la neuvième édition du Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) et l'a mise à jour pour refléter la pratique actuelle de l'USPTO en matière de brevets et la jurisprudence pertinente. En particulier, ces changements ont mis à jour le MPEP afin de refléter la pratique actuelle de l'USPTO concernant l'éligibilité des inventions de haute technologie et des sciences de la vie en tant que matière brevetable.

En particulier, la révision met à jour les lignes directrices concernant les idées abstraites. A ce sujet, les examinateurs sont désormais invités à : (a) identifier la ou les limitations spécifiques dans la revendication examinée qui, selon l'examinateur, récite une idée abstraite; et de (b) déterminer si la ou les limitations identifiées entrent dans un des groupes suivants: les concepts mathématiques, les processus mentaux et certaines méthodes d’organisation de l’activité humaine. Les trois groupes énumérés sont ancrés dans la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis et les décisions du circuit fédéral. Alors que la précédente révision du MPEP avait identifié certains de ces groupes, la révision de juin 2020 contient désormais toutes les groupes et sous-groupes pertinents.

Notamment, les orientations publiées dans le nouveau groupe « processus mentaux » apportent une clarté pour les inventions logicielles qui faisait quelque peu défaut dans l'édition précédente du MPEP. En particulier, la révision de juin 2020 précise « qu'une revendication avec une ou des limitations qui ne peuvent pas être pratiquement réalisées dans l'esprit humain ne récite pas un processus mental ». Toutefois, il convient de noter « qu'une revendication qui nécessite un ordinateur peut toujours réciter un processus mental ». Afin d'évaluer si une revendication qui requiert un ordinateur récite un processus mental, un examinateur doit « examiner la spécification pour déterminer si l'invention revendiquée est décrite comme un concept qui est exécuté par l'esprit humain et si le demandeur revendique simplement ce concept exécuté 1) sur un ordinateur générique, ou 2) dans un environnement informatique, ou 3) utilise simplement un ordinateur comme outil pour exécuter le concept ».

L’impact des changements de 2020

Bien qu'il subsiste une certaine incertitude quant à la manière dont les examinateurs des offices des brevets appliqueront les lignes directrices susmentionnés, il semble évident que les modifications apportées aux manuels des directives d'examen de l'OPIC et de l'USPTO en 2020 augmenteront en fin de compte la clarté et la prévisibilité pour les demandeurs de brevets d'inventions mises en œuvre par ordinateur.

Le contenu publié sur ce site web est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un avis juridique ni professionnel. Pour obtenir un avis juridique, veuillez contacter les professionnels de Bereskin & Parr. Ils seront heureux de vous conseiller.

Auteur(s):

Denis V. Keseris Denis V. Keseris
B.Sc.A. (génie électrique), Chartered Patent Attorney (GB)
Associé
514.871.2937  email Denis V. Keseris