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Objets brevetables : l’OPIC persiste et signe

3 avril 2012

Le 2 avril 2012, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) diffusait, pour une « période de consultation » de 30 jours, trois énoncés de pratique provisoires concernant les objets brevetables :

  1. Objet prévu par la Loi sur les brevets;
  2. Pratique du Bureau au sujet du concept inventif;
  3. Pratique du Bureau concernant les revendications relatives aux méthodes de diagnostic et aux utilisations médicales.

Les énoncés de pratique de l’OPIC portent sur la façon dont l’Opic se propose d’examiner les demandes de brevet. Ces énoncés sont des lignes directrices énonçant les vues de l’OPIC et, même s’ils n’ont pas force de loi, ils influent sur la façon dont l’Office examine les demandes de brevet.

Les projets d’énoncés de pratique ont été préparés dans le sillage de la décision controversée de la Cour d’appel fédérale (CAF) dans l’affaire Amazon.com. La CAF avait alors reproché à l’OPIC d’avoir abusé de son autorité dans l’application d’un test n’ayant aucune assise dans le droit canadien pour rejeter la demande de brevet portant sur la technologie « à un clic » d’Amazon.com. Après la décision de la Cour d’appel, l’OPIC a discrètement accueilli la demande de brevet d’Amazon.com, sans modification, empêchant ainsi le dépôt d’un autre appel des plus nécessaires devant la Cour suprême du Canada.

Ces projets d’énoncés de pratique concernent les vues de l’OPIC sur l’interprétation des revendications (« interprétation téléologique ») afin de déterminer ce qui constitue un objet brevetable, sur la signification de l’expression « concept inventif », qui revêt une nouvelle importance, et sur l’application de ce « concept inventif » aux revendications de brevet dans les domaines des méthodes de diagnostic et des utilisations médicales.

Le simple observateur aurait pu espérer que l’OPIC adopte une démarche modérée. Cependant, étrangement aiguillonné par la loi ou par l’évident reproche formulé par la Cour fédérale et la CAF, l’OPIC semble encore une fois revenir à la méthode d’évaluation des objets brevetables, rejetée deux fois et fondée sur « la forme et le fond », lui donnant même un nouveau nom dans sa quête du « concept inventif ».

La nouvelle démarche de l’OPIC, particulièrement l’observation selon laquelle certains éléments des revendications peuvent être qualifiés d’« essentiels » dans un contexte donné mais non dans un autre, conserve nombre des caractéristiques problématiques de ses précédentes incarnations. Faisons notamment observer que cette nouvelle démarche entre en contradiction avec le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets, qui prévoit que les revendications doivent définir en termes explicites l’objet de l’invention. La démarche adoptée par l’OPIC est également contraire au précédent d’application obligatoire de la Cour suprême du Canada exigeant une seule interprétation téléologique des revendications à toutes fins.

Malheureusement, la méthode proposée permettrait à un examinateur de brevets de ne pas tenir compte des parties d’une revendication qui, selon lui, ne sont pas rattachées au « concept inventif ». Les énoncés laissent également entendre que le « concept inventif » mis au jour limite ensuite la portée autorisée des revendications. Il ne semble y avoir aucune assise dans le droit canadien concernant cette restriction, et l’OPIC semble confondre l’enquête sur l’existence de l’objet prévu par la loi à la fois avec les exigences à l’appui du mémoire descriptif aux termes du paragraphe 27(3) et de l’article 38.2 ainsi qu’avec les limites imposées à la portée des revendications par une invention ou découverte antérieure en l’absence de nouveauté ou d’évidence. Il s’agit là d’enquêtes tout à fait distinctes, et la démarche maintenant proposée par l’OPIC continuera vraisemblablement d’être problématique pour de nombreuses inventions, particulièrement dans le cas des logiciels et des méthodes de diagnostic.

Il y a tout lieu de signaler que l’expression « concept inventif » figure à de très nombreuses reprises dans les trois projets de lignes directrices et qu’elle fait l’objet d’un examen approfondi. Toutefois, cette expression « critique » ne figure qu’une seule fois dans la décision de la CAF, et, même là, uniquement dans un paragraphe confirmant que la commissaire a « adopté une analyse incorrecte en droit » (paragraphe [47]). Il s’ensuit que l’utilisation répétitive de cette expression par l’OPIC est inquiétante.

Les projets d’énoncés de pratique rappellent également l’importance que l’OPIC accorde à l’approche « problème technique et solution », où le mot « technique » est utilisé dans le contexte des réalisations manuelles et des réalisations de production. Compte tenu du fait que le gouvernement a expressément soutenu le point (mais peut-être pas très bien) dans l’affaire Amazon.com, il est difficile de concilier l’importance accordée au mot « technique » avec les décisions de la Cour fédérale et de la CAF selon lesquelles, en vertu du droit canadien, les inventions ne doivent pas obligatoirement être de nature « technologique ».

Concernant la question fortement contestée du « caractère matériel », qui a été soulevée dans l’affaire Amazon.com en rapport avec l’aspect pratique (deux notions souvent confondues), l’OPIC est d’avis qu’un « concept inventif » doit être doté d’une « existence physique » ou manifester « un effet ou un changement discernable » et offrir « une solution à un problème technique ». Il semble que l’exigence métamorphosée du caractère matériel trouve son origine dans un passage d’un texte américain non cité, repris hors contexte dans la décision Lawson c. Commissaire des brevets. On ne le trouve ni dans la Loi, ni dans la jurisprudence, ni dans une explication appropriée du précédent établi par la Cour suprême du Canada dans Shell Oil.

Il reste à espérer que ces lignes directrices proposées et inquiétantes ne constitueront pas des textes définitifs sur le sujet. Elles peuvent accélérer d’autres litiges, peut-être même le genre d’appel que le Bureau des brevets semble avoir cherché à éviter dans Amazon.com. Dans l’intervalle, l’optique convenable relativement à l’analyse d’un objet brevetable n’est pas encore établie, et la démarche proposée par l’OPIC semble sans rapport avec le droit appliqué par les tribunaux canadiens. Nous espérons seulement que ce domaine du droit, où règne le plus grand chaos, soit bientôt corrigé.

Plus ça change, plus c'est la même chose.

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Auteur(s):

Jason Hynes Jason Hynes
B.Sc.A. (génie mécanique), LL.B.
Associé
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Paul Horbal Paul Horbal
B.Sc.A., M.Sc. (génie électrique), J.D.
Associé
416.957.1664  email Paul Horbal