Prêt pour le dernier sprint ? Préparez-vous pour l’entrée en vigueur des modifications de la Loi sur les marques de commerce

9 mars 2018

Par Cynthia Rowden

En février, la mise en œuvre des modifications de la Loi canadienne sur les marques de commerce a fait un pas de géant avec la publication des dernières révisions du Règlement sur les marques de commerce dans la Gazette officielle, qui prévoient une entrée en vigueur le 1er février 2019. Ce règlement est non seulement un élément clé de la structure canadienne de l’enregistrement d’une marque de commerce et de la procédure en matière d’opposition et d’annulation, mais il comprend également des dispositions qui permettront finalement au Canada d’adhérer au Protocole de Madrid. La plus récente version du projet de règlement est à l’étape des consultations jusqu’au 11 mars 2018. Cette version comprend des révisions importantes des projets précédents, mais de l’avis général, il est peu probable que d’autres modifications soient apportées, outre quelques éclaircissements mineurs. Ainsi, nous avons maintenant une idée assez claire du nouveau paysage canadien en ce qui concerne les marques de commerce.

Ces modifications seront les plus importantes apportées aux droits de propriété intellectuelle du pays depuis les années 1950. Elles visent non seulement à mettre en place un ensemble de traités en matière de propriété intellectuelle, mais aussi à en simplifier l’enregistrement et à harmoniser le droit et les pratiques en matière de marques de commerce au Canada à ceux de plusieurs autres pays.

En voici les principaux points :

1. Les propriétaires canadiens d’une marque de commerce pourront faire appel au Protocole de Madrid pour accéder au dépôt international simplifié et les demandeurs internationaux auront le droit de désigner le Canada au moment de déposer une demande d’extension des droits par l’intermédiaire du Bureau international. Il est à espérer que davantage d’entreprises canadiennes en tireront profit pour accroître leur portefeuille de marques internationales. Il est probable également que plus d’entreprises internationales choisiront cette option plutôt que de déposer leurs documents directement au Canada.

 2. Les critères de demande seront simplifiés. Les demandeurs qui ont employé ou se proposent d’employer une marque peuvent déposer leur demande au Canada et certains motifs précis de dépôt ne seront plus nécessaires, éliminant ainsi plusieurs formalités du processus de dépôt.

3. L’usage comme condition préalable à l’enregistrement sera éliminé. REMARQUE : La Loi fait encore de la « priorité de l’emploi » un motif d’opposition ou de radiation; il sera donc toujours important de valider de nouvelles marques en vérifiant non seulement le registre, mais aussi les sources non enregistrées ou de common law. En outre, alors que la Loi n’exige pas une preuve de l’emploi au Canada après l’enregistrement ou au moment d’un renouvellement, le non-emploi au Canada après le troisième anniversaire de l’enregistrement pourrait entraîner une annulation.

4. Les biens et services doivent être classés selon le système de classification de Nice; des droits, par catégorie, sont exigibles au moment du dépôt. Le projet de règlement confirme que les droits applicables à une seule catégorie, pour les demandes déposées en ligne, seront de 330$ pour la première catégorie de biens et de services, et de 100$ pour chaque catégorie supplémentaire. Des frais plus élevés seront exigés pour les dépôts papier plutôt qu’en ligne. Les nouveaux droits par catégorie s’appliqueront aux demandes déposées avant la date d’entrée en vigueur (à moins que la demande n’ait pas été officialisée avant cette date). De plus, les droits d’enregistrement des demandes déposées après la date d’entrée en vigueur seront éliminés, mais les droits d’une demande en attente à ce moment demeureront payables.

5. Un nombre accru de marques de commerce non traditionnelles (en fait de couleur, de goût ou de texture) sera susceptible d’enregistrement, mais les examinateurs auront plus de latitude pour exiger une démonstration du caractère distinctif au Canada.

6. Les modifications, y compris à une marque de commerce, les corrections et les enregistrements de cession seront simplifiées.

7. Un système sera mis en place pour les lettres de réclamation de tiers, lequel permettra l’envoi de lettres au registraire avant l’enregistrement. De plus amples renseignements seront fournis dans les « avis de pratique ».

8.  La procédure sommaire d’opposition et d’établissement du non-emploi (art.  45) sera différente. L’ordre des communications écrites sera modifié, des limitations à la participation aux audiences seront prescrites et les règles et délais de signification des documents seront plus strictes.

9. Les demandes peuvent être divisées et des droits seront exigibles pour chaque partie de la demande. Ceci pourrait donner lieu à des stratégies de règlement plus rapide des différends si les parties sont en mesure d’extraire les biens et services non contentieux.

10. Les délais de renouvellement de toutes les marques délivrées ou dont le renouvellement tombe après la date d’entrée en vigueur passeront de 15 à 10 ans. De plus, les frais de renouvellement seront exigés par catégorie, soit 400$ pour la première catégorie de biens et services et 125$ pour chaque catégorie supplémentaire si le renouvellement est effectué en ligne.

La mise en œuvre de ces changements n’est prévue que dans près d’un an, mais les propriétaires de marques devraient adopter une stratégie pour planifier de tirer profit de nouvelles occasions et pour profiter des droits et de la procédure actuels. Les étapes à suivre devraient être les suivantes :

- évaluer les portefeuilles de marques et établir si des économies peuvent être réalisées en déposant une demande maintenant, avant l’augmentation des droits. Par exemple, si les biens et services se répartissent sur cinq catégories, les droits gouvernementaux passeront de 250$ à 830$; 

- élargir le portefeuille de marques et éviter les délais d’enregistrement en déposant la demande maintenant pour des marques, des biens et des services qui ne sont pas encore employés au Canada. Aucune déclaration d’emploi ne sera nécessaire pour les demandes déposées avant les modifications et l’enregistrement sera délivré au moment de l’acceptation (des droits d’enregistrement devront être versés pour les demandes déposées avant la date d’entrée en vigueur);

- établir si vous épargneriez en renouvelant tôt afin d’éviter les droits par catégorie. Ceci n’aura pas d’incidence sur le délai de renouvellement, lequel sera réduit à 10 ans pour tous les enregistrements dont le renouvellement tombe après la date d’entrée en vigueur, mais les avantages pour les propriétaires d’enregistrements répartis sur plusieurs catégories seront substantiels;

- se préparer à faire appel au Protocole de Madrid pour une protection accrue des marques internationales. Les coûts d’obtention et de conservation des droits de propriété industrielle et commerciale peuvent être réduits grâce à celui-ci, et il peut vous éviter certains frais juridiques locaux associés au dépôt ainsi que des droits de renouvellement et d’enregistrement de cessions ou de tout autre changement. Toutefois, les lois locales continueront de régir l’enregistrement et l’application des marques; par conséquent, une attention particulière doit toujours être portée à la recherche d’antériorité, à l’évaluation des risques, à la possibilité d’enregistrer la marque et aux exigences d’emploi. Les budgets doivent être attribués en fonction des pays prioritaires. Bon nombre de propriétaires de marques internationales ont maintenant recours à une combinaison d’enregistrements locaux et de dépôts en vertu du Protocole de Madrid afin d’optimiser leurs droits. Il est opportun de passer en revue votre portefeuille de marques et d’élaborer une stratégie de protection accrue de vos marques internationales.

Autres incidences

Le long parcours franchi jusqu’à ces modifications, adoptées en 2014 et dont l’entrée en vigueur est prévue pour le début 2019, a rendu le registraire vulnérable aux abus des demandeurs qui ont tiré profit des droits gouvernementaux canadiens actuels très bas (et de l’absence de droits par catégorie) et de la possibilité imminente d’enregistrer une marque sans nécessité d’emploi. Un petit nombre d’organismes ont déposé des centaines de demandes dans des catégories visées par l’article 45, avec des pages d’énumération de biens et de services, pour des marques comprenant des mots inventés, des noms personnels et des marques renommées, toutes fondées sur des emplois proposés. Si elles sont autorisées, elles seront enregistrées après la date d’entrée en vigueur sans même que les marques aient été employées et cela aura des répercussions à long terme sur le registre canadien. Bien qu’un nombre abusif de dépôts ait été relevé dans plusieurs autres pays, les dépôts en vertu de l’article 45 semblent propres au Canada. Ces marques menacent de compliquer la sélection et l’analyse des risques des nouvelles marques et imposent un travail considérable au Bureau des marques de commerce. Même si l’on espère qu’une stratégie d’opposition à ces dépôts puisse être établie, ce phénomène démontre que les propriétaires de marques de commerce doivent demeurer vigilants en s’assurant d’avoir développé des stratégies de dépôt de marques de commerce afin d’atténuer le risque que des tiers s’approprient de leurs droits, ce qui entraînerait des coûts et des risques futurs.

Pour obtenir davantage d’actualités et d’informations sur l’état des modifications de la Loi sur les marques de commerce et à son règlement, veuillez communiquer avec le groupe des marques de commerce de Bereskin & Parr.

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Auteur(s):

Cynthia Rowden Cynthia Rowden
B.A., LL.B.
Avocate-conseil