Projet de loi C-86 - Le gouvernement canadien propose d’autres changements au droit des marques de commerce au Canada

31 octobre 2018

Par Cynthia Rowden, Scott MacKendrick et Tamara Céline Winegust

Le 29 octobre dernier, le gouvernement fédéral du Canada a déposé un projet de loi omnibus d'exécution du budget qui comprend de nombreuses dispositions relatives à la propriété intellectuelle, dont plusieurs auront une incidence sur le droit de marques de commerce au Canada. Le projet de loi C-86, intitulé Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, compte plus de 800 pages. Il modifie des douzaines de lois fédérales existantes, crée de nouveaux ministères et comprend de nouvelles lois dans leur intégralité. Par exemple, le projet de loi intègre une nouvelle loi créant un « Collège » pour l’octroi de licences et la réglementation des agents de brevets et des agents de marques de commerce.

Le projet de loi contient de nombreuses dispositions qui traitent de plaintes datant de plusieurs années concernant des pratiques en matière de marques de commerce au Canada, y compris la protection des marques officielles, et ajoute précision et certitude quant aux changements proposés par une loi antérieure modifiant la Loi sur les marques de commerce. Il s'agit du deuxième projet de loi budgétaire omnibus à avoir une incidence importante sur la Loi sur les marques de commerce et sur le paysage des marques de commerce au Canada. Le premier, le projet de loi C-31, intitulé Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014, a été déposé en 2014 et contient d’innombrables modifications à la Loi sur les marques de commerce, y compris la suppression de l’« utilisation » comme exigence d'enregistrement. Bien qu’elles aient été adoptées, les modifications ne sont pas encore en vigueur, même si le gouvernement a promis leur mise en œuvre dès la fin du printemps ou le début de l’été 2019.

La longueur et les détails du nouveau projet de loi exigent un examen attentif, mais les points saillants des changements proposés sont les suivants :

  1. De nouveaux motifs d'opposition de « mauvaise foi » et de radiation seront ajoutés, en réponse à la préoccupation selon laquelle le fait d’éliminer l’« utilisation » comme exigence d'enregistrement risque d’encourager les squatters à submerger le registre.
  2. Jusqu'au troisième anniversaire de tout enregistrement, les actions en contrefaçon et en dépréciation de l’achalandage nécessiteront une preuve de l’utilisation de la marque enregistrée au Canada, ou des raisons exceptionnelles pour justifier sa non-utilisation. Cela permet d’éliminer les abus potentiels, et les éventuelles contestations constitutionnelles qui pourraient survenir à la suite des modifications visant à éliminer l'utilisation comme exigence d'enregistrement. Avant l’enregistrement, les titulaires de marques de commerce doivent se prévaloir dans toute contestation de leurs droits en vertu de la common law, qui dépendent normalement de l’utilisation au Canada ou ailleurs. Après trois ans, tout enregistrement peut être annulé pour non-utilisation, ce qui dissuade les demandeurs de s'appuyer sur des enregistrements pour des marques qui ne sont pas utilisées. Ce qui demeure incertain, c'est la nature de l’utilisation qui répondra à cette exigence, et si l’utilisation de l’un ou de plusieurs produits ou services - mais pas tous - sera suffisante.
  3. La protection des marques officielles publiées par les autorités publiques, en vertu de l’art. 9 de la Loi sur les marques de commerce, aura finalement certaines limites. Le projet de loi prévoit que les interdictions d’utilisation et d’enregistrement de marques identiques ou similaires à des marques officielles publiées ne s’appliqueront pas si l’entité qui a demandé la publication de la marque officielle n’est pas une autorité publique, ou n’existe plus. En outre, le registraire peut publier lui-même, ou sur demande, que les droits de marque officielle ne s’appliquent plus. Beaucoup de propriétaires de marques souhaitent voir des limites à l’art. 9, par exemple par l’ajout de dispositions relatives à l'opposition et/ou au renouvellement de ces marques. La proposition contenue dans le projet de loi C-86 est plus limitée et soulève la question de savoir sur quel fondement la décision relative à l’élimination des droits sera prise. Un autre problème réside dans le fait que les amendements ne traitent pas de la situation de non-utilisation ou d’abandon de la marque publiée. De plus, la modification proposée ne s’applique qu’à un sous-ensemble des marques de l’art. 9, soit celles qui sont annoncées au nom des autorités publiques au Canada; elle ne traite pas des droits en vertu de l'art. 9 pour d’autres entités, notamment les universités. Néanmoins, ces modifications constituent une limitation statutaire à l’application des droits en vertu de l’art. 9 qui est la bienvenue.
  4. Le registraire sera autorisé à rendre des ordonnances relatives aux dépens, à la gestion des instances et à la confidentialité des documents déposés dans le cadre de procédures contestées concernant des indications géographiques, des oppositions et des procédures de non-utilisation (art. 45).
  5. En appel de toute décision du registraire, de nouveaux éléments de preuve ne peuvent être déposés qu’« avec l’autorisation » de la Cour fédérale. À l'heure actuelle, de nouveaux éléments de preuve peuvent être déposés sans autorisation, et de nombreuses parties choisissent de ne déposer aucun élément de preuve, ou un minimum, devant le registraire, en vue d’un appel éventuel. En outre, l’amendement précise clairement que la Cour disposera de son propre pouvoir discrétionnaire pour examiner cette nouvelle preuve en appel.
  6. Les lois sur la faillite seront modifiées afin de protéger les titulaires de licences qui se conforment aux ententes existantes contre l’incidence de la vente ou autre disposition des actifs des personnes et des sociétés en faillite ou insolvables.

Le projet de loi C-86 contient d'autres modifications aux procédures de renouvellement, aux dates pertinentes pour l'évaluation du caractère distinctif d’une marque et, comme nous l’avons déjà mentionné, une toute nouvelle loi traitant de la réglementation des agents de brevets et de marques de commerce.

Les dispositions relatives à la transition et à l’entrée en vigueur sont compliquées, car de nombreux articles de ce projet de loi modifient des dispositions de modifications antérieures à la Loi sur les marques de commerce qui ne sont pas encore en vigueur. Étant donné que plus de quatre ans se sont écoulés depuis l'adoption des dernières modifications importantes et qu’elles ne sont toujours pas mises en œuvre, il est difficile de prédire à quelle vitesse les modifications du projet de loi C-86 entreront en vigueur.

Les dispositions du projet de loi C-86 relatives à la propriété intellectuelle s’inscrivent dans le cadre de la « Stratégie en matière de propriété intellectuelle » et visent à améliorer le paysage de la PI pour les Canadiens et autres propriétaires de PI au Canada. Bon nombre des dispositions du projet de loi à propos des marques de commerce traitent de questions problématiques datant de plusieurs années, comme les marques officielles des autorités publiques. D’autres visent à limiter les problèmes d'abus de droit qui découlent des modifications à la Loi sur les marques de commerce adoptées en 2014, mais qui n’ont pas encore été mises en œuvre. Les récentes négociations de l’AEUMC donnent à penser que d’autres modifications pourraient être nécessaires, par exemple pour traiter de la saisie des marchandises contrefaites « en transit » au Canada, ce qui soulèverait la possibilité de modifications supplémentaires au projet de loi C-86 avant qu’il soit définitif. Ce qui est certain, c’est qu’il y a beaucoup de changements à venir pour les propriétaires de marques.

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Auteur(s):

Cynthia Rowden Cynthia Rowden
B.A., LL.B.
Avocate-conseil
416.957.1617  
R. Scott MacKendrick R. Scott MacKendrick
B.Sc.A. (génie chimique), LL.B.
Associé
416.957.1675  
Tamara Céline Winegust Tamara Céline Winegust
B.F.A., J.D.
Avocate
416.957.1651