Protection de la propriété intellectuelle pour le cannabis au Canada

5 juillet 2018

Par Micheline Gravelle et Herman Cheung

Le Canada est devenu le premier pays du G7 à légaliser l’achat et la consommation du cannabis à des fins récréatives à l’échelle nationale. Le 19 juin 2018, le Sénat canadien a adopté la version finale de la Loi sur le cannabis (la « Loi »), également connue sous le nom de projet de loi C-45, par un vote de 52 voix contre 29, levant ainsi l’interdiction du cannabis au Canada, vieille de 95 ans. La Loi, qui entrera en vigueur le 17 octobre 2018, autorise la consommation de cannabis à des fins récréatives et la possession de trente grammes de cannabis séché, par les individus de dix-huit ans et plus. Cependant, les provinces et les territoires pourront en restreindre davantage la possession, la vente et la consommation, par exemple sous forme de cigarette dans un lieu public. Le cannabis comestible, quant à lui, ne sera légalisé au plus tôt qu’en 2019. Par ailleurs, chaque province ou territoire a adopté sa propre approche de la légalisation du cannabis sur la question de savoir si les points de vente seront publics ou privés. Pour en savoir plus, consultez les articles qui se trouvent ici et ici.

Selon les estimations, la valeur au détail du marché du cannabis à des fins récréatives au Canada se situe entre 4,9 et 8,7 milliards de dollars (G$) par année. Par comparaison, la taille du marché de la bière est de 9,2 G$ et celle du vin, de 7 G$. Les répercussions économiques totales pourraient être de l’ordre de 22,6 G$. En raison de la valeur importante de ce marché, il est de plus en plus important pour les entreprises qui produisent du cannabis, des produits à base de cannabis ou des dispositifs connexes de protéger leur propriété intellectuelle (PI) au Canada.

Les principaux types de droits de PI disponibles pour le cannabis et les produits connexes au Canada sont la protection des obtentions végétales, les brevets, les dessins industriels, les marques de commerce, les secrets commerciaux et les contrats, notamment les contrats d’approvisionnement et de concession de licences. De plus, les fournisseurs de cannabis doivent connaître les exigences en matière d’emballage, d’étiquetage et de commercialisation. Vous trouverez des renseignements sur la protection par les marques de commerce, l’emballage, l’étiquetage, la publicité et la commercialisation ici, ici et ici. Le présent article traite des brevets et de la protection des obtentions végétales.

Un brevet confère à son titulaire un monopole lui permettant d’interdire à un tiers de fabriquer, d’utiliser ou de vendre l’invention pendant la durée de validité du brevet, à savoir 20 ans à partir de la date de dépôt. Un brevet est accordé aux inventions qui sont nouvelles, utiles et inventives. Pour obtenir un brevet canadien, il faut préparer une demande de brevet comprenant une description complète de l’invention et la déposer auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), où elle subira un examen pouvant durer entre un et trois ans. Les rejets par l’OPIC en cours d’examen sont fréquents, ce qui donne lieu à un échange d’arguments entre l’agent de brevets au dossier et l’OPIC.

Dans le secteur du cannabis, des brevets peuvent être accordés à l’égard de plusieurs aspects de la technologie. Par exemple, des demandes de brevet peuvent être déposées pour 1) les ingrédients actifs, nouveaux ou modifiés, qui ont été extraits de la plante de cannabis ou synthétisés chimiquement; 2) les nouvelles formulations comprenant des ingrédients actifs issus du cannabis comme des timbres cutanés et des gels ou de nouvelles combinaisons d’ingrédients; 3) les nouvelles utilisations du cannabis ou des extraits de cannabis, par exemple, de nouvelles indications des produits du cannabis; 4) les nouvelles méthodes d’extraction des ingrédients actifs du cannabis à partir de la plante; et 5) les nouveaux appareils pour administrer les produits du cannabis, comme des vaporisateurs et des timbres cutanés. Même si au Canada, les « formes de vie supérieure » comme la plante de cannabis elle-même ne peuvent être brevetées, les cellules génétiquement modifiées et les gènes isolés de cette plante et produisant des ingrédients actifs du cannabis peuvent être protégés par un brevet.

Les nouvelles variétés de cannabis peuvent être protégées aux termes de la Loi sur la protection des obtentions végétales administrée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Pour être admissible à la protection des obtentions végétales, la variété doit être nouvelle, distincte, homogène et stable. Pour pouvoir être considérée comme « nouvelle », la variété ne doit pas avoir été vendue pendant plus d’une année avant la date à laquelle la demande de protection a été acceptée pour dépôt au Bureau de la protection des obtentions végétales. Si la variété a été vendue exclusivement à l’extérieur du Canada, cette période est d’au plus quatre ans. Des essais comparatifs sont nécessaires pour établir si la variété candidate est distincte, homogène et stable. Le Canada possède un système d’examen reposant sur les obtenteurs dans le cadre duquel des essais sont menés par l’obtenteur/demandeur, un mandataire ou une personne à laquelle le demandeur a fait appel par contrat. Pour être distincte, la variété doit être différente de façon mesurable de toutes les variétés cultivées ou exploitées à des fins commerciales ou décrites dans une publication au moment où la demande a été déposée. La variété doit être suffisamment homogène eu égard à ses caractéristiques pertinentes, et toute variation doit être prévisible et commercialement acceptable. De plus, la variété doit rester conforme à sa description au cours de générations successives, autrement dit être stable. Lorsqu’ils ont été accordés, les droits exclusifs de l’obtenteur à l’égard du matériel de multiplication de sa variété de cannabis ont une période de validité de vingt ans. Ces droits exclusifs comprennent le droit de vendre, de produire et de reproduire, et d’importer et d’exporter du matériel de multiplication de la variété, ainsi que le droit d’autoriser des tiers à le faire.

En raison de la légalisation imminente du cannabis, le nombre de dépôts de brevet et de demandes de protection des obtentions végétales devrait monter en flèche. Un sondage de l’OPIC indique que les demandes de brevets relatifs au cannabis ont atteint une moyenne à peine supérieure à 85 par année en 2015-2016.Selon une source du Bureau de la protection des obtentions végétales, les dépôts de demandes de protection des obtentions végétales pour des variétés de cannabis ont été très rares. Le faible nombre de dépôts pourrait être dû au fait que seuls les usages thérapeutiques du cannabis sont actuellement autorisés au Canada. Le nombre de brevets et de demandes de protection des obtentions végétales devrait connaître une augmentation marquée lorsque tous les usages du cannabis seront autorisés.

En prévision de la légalisation, plusieurs sociétés ont été créées ou se sont lancées dans l’industrie du cannabis. Le nombre d’acteurs importants change constamment en raison des nouveaux participants et des regroupements dans ce domaine. Au dernier recensement, au moins soixante sociétés étaient inscrites à la cote de la Bourse de Toronto, de la Bourse de croissance TSX et de la Bourse des valeurs canadiennes dans l’industrie du cannabis. Il est intéressant de noter que le nombre de demandes de brevets présentées à l’OPIC par ces sociétés semble peu élevé, à savoir un total de treize demandes pour les années 2002 à 2016. On s’attend toutefois à ce que ces chiffres augmentent. De plus, les demandes de brevets ne sont publiées que dix-huit mois après la date de dépôt, ce qui crée un décalage entre le moment où une demande est faite et celui où les renseignements sont disponibles.

La légalisation à des fins récréatives au Canada de cette plante, consommée depuis au moins déjà l’Antiquité par les Grecs et les Romains, offre des occasions et présente des défis pour les acteurs de cette industrie. A l’avènement de cette nouvelle ère, les entreprises ont tout intérêt à protéger efficacement leur propriété intellectuelle afin d’améliorer leurs chances de succès.

Nous tenons à remercier Aaraf Dewan pour sa compilation des statistiques de l’OPIC.

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Auteur(s):

Micheline Gravelle Micheline Gravelle
B.Sc., M.Sc. (immunologie)
Associée Directrice
416.957.1682  
Herman Cheung Herman Cheung
B.Sc. (immunologie)(avec distinction), Ph.D. (biochimie.), J.D.
Avocat
416.957.1173