Si vous ne réussissez pas du premier coup...

12 octobre 2018

Par Alain Alphonse

Cette affaire illustre la façon dont un demandeur de brevet peut obtenir des résultats positifs auprès de la Cour d’appel du circuit fédéral des États-Unis (le « Circuit fédéral ») après avoir subi un échec dans une poursuite auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) et de la Commission de première instance et d'appel pour les brevets (PTAB).

Le demandeur dans cette affaire a déposé la demande de brevet américain no 12/906 222 (la « demande 222 »), qui concerne un ensemble de soupapes pour l’évacuation de contaminants, de la condensation et d’autres fluides qui nuisent à l'efficacité et au fonctionnement d'un système sous pression.

Par exemple, la revendication 1 de la demande énonce :

une vanne de purge composée de ce qui suit :

a. le corps de vanne, ledit corps de vanne définissant un siège d'entrée et un premier siège de sortie en aval dudit siège d'entrée;

b. un premier élément, ledit premier élément ayant une première position en engagement étanche avec ledit premier siège de sortie et une seconde position séparée dudit premier siège de sortie;

c. un deuxième élément, ledit deuxième élément ayant un premier emplacement en engagement étanche avec ledit siège d'entrée; et

d. un capteur en aval dudit siège d'entrée, ledit capteur produisant un signal reflétant la pression qui se trouve en aval dudit siège d'entrée.

Au cours de la poursuite devant l’USPTO, l'examinateur a cité les références d'antériorité suivantes à l'encontre de la demande 222 : Brevet des États-Unis no. 5 531 241 (Rasmussen) et Brevet des États-Unis no. 3 262 464 (Frantz). Plus précisément, l'examinateur a conclu que Rasmussen anticipait les revendications 1-3, 5-8 et 15-20 en vertu du paragraphe 102(b) de l’article 35 du U.S.C., que Frantz anticipait les revendications 1, 2, 9, 10, 14-18, 20 et 21 en vertu du même paragraphe 102(b), et que les deux références collectivement rendent toutes les revendications évidentes en vertu du paragraphe 103 de l’article 35 du U.S.C.

Par la suite, la PTAB a confirmé le rejet des demandes par l'examinateur. Le demandeur a interjeté appel de la décision de la PTAB devant le Circuit fédéral.

La Cour d'appel du circuit fédéral a annulé les conclusions de la PTAB concernant les anticipations, a annulé ses conclusions relatives à l'évidence et a renvoyé l'affaire pour procédures ultérieures.

Plus précisément, le Circuit fédéral a annulé la décision de la PTAB dans l'affaire Rasmussen en ce qui concerne les revendications 1-3 et 5-8. La question en litige était la description par la revendication 1 d'un « siège d'entrée » qui est défini par un « corps de vanne ». L'examinateur a conclu que Rasmussen divulgue intrinsèquement un tel siège d'entrée à l'intérieur d'une vanne non marquée illustrée au tableau 7 de Rasmussen, au-dessus du port d’entrée 17A. La PTAB a conclu que la vanne non marquée de Rasmussen est raccordée au port d’entrée 17A, et permet ou empêche donc l'écoulement vers ce port d’entrée, et que le siège de la vanne non marquée serait donc une partie interne de l'enveloppe extérieure de la vanne de purge 10 et serait contenu dans celle-ci.

Le tableau 7 de Rasmussen est présenté ci-dessous avec des annotations.

Le Circuit fédéral était en désaccord avec la PTAB et a conclu que la vanne non marquée (représentée en rouge au-dessus du port d'entrée 17A) se trouve au-dessus du boîtier 11 qui contient les autres composantes de la vanne (représenté en jaune). La Cour a conclu que la vanne non marquée et le siège d'entrée qui s'y trouve ne sont pas « une partie interne » de l'enveloppe extérieure de la vanne de purge et ne sont pas « contenus à l'intérieur » de celle-ci. La Cour a conclu que le tableau 7 illustre clairement que la vanne est externe et hors du boîtier de Rasmussen.

Par ailleurs, le Circuit fédéral a renversé la conclusion relative à l’anticipation de la PTAB fondée sur Frantz quant aux revendications 1-2 et 21. La PTAB avait confirmé la conclusion de l'examinateur selon laquelle Frantz anticipe les revendications, partageant l'avis de l'examinateur selon lequel la tige de piston 14 et la tête de piston 18 de Frantz constituent collectivement le « capteur » revendiqué parce qu'elles sentent la pression dans la mesure où elles se déplacent en réponse à la pression qui leur est appliquée. La PTAB a conclu que la tige et la tête du piston de Frantz produisent un « signal » sous forme d'une force mécanique déterminée par la pression dans les chambres de la vanne.

Toutefois, le Circuit fédéral a conclu que l'interprétation du terme « signal » donnée par la PTAB était déraisonnablement large et incompatible avec la description de l'application. Le Circuit fédéral a fait remarquer que la PTAB a interprété le terme « signal » comme englobant « un acte, un événement ou un élément semblable qui provoque une action ou incite à l’action », ce qui engloberait pratiquement toute composante mécanique de la valve de purge qui se déplace en réponse à l'écoulement du fluide par la vanne.

De la même façon, le Circuit fédéral a noté que la description de la demande 222 explique que le capteur peut transmettre le signal à un indicateur, tel qu'une jauge de pression ou un système d'alarme, pour fournir une indication visuelle ou sonore du fonctionnement de la vanne de purge et qu'un contrôleur peut comparer le signal à une limite prédéterminée et produire un signal de contrôle fondé sur cette comparaison. Le Circuit fédéral a conclu qu'il ressort clairement de cette description que le signal doit au moins pouvoir être comparé à une « limite prédéterminée ». Par conséquent, la Cour a conclu que, selon toute interprétation raisonnable du « signal », la combinaison de la tige de piston et de la tête de piston de Frantz ne peut pas être qualifiée équitablement de capteur qui produit un signal reflétant une pression en aval du siège d'entrée, comme le prétend la revendication 1. De la même façon, le Circuit fédéral a conclu que le mouvement du piston de Frantz ne peut être comparé à une limite prédéterminée, tel que décrit dans la demande 222 ; ainsi, Frantz ne révèle pas un capteur qui produit un « signal ».

Enfin, le Circuit fédéral a déterminé que les conclusions relatives à l’évidence de la PTAB portent sur des conclusions factuelles insuffisamment ou incorrectement expliquées. Il a annulé le rejet des évidences de la PTAB quant aux revendications 1-3, 5-8 et 21, et a renvoyé l'affaire aux fins de conclusions et explications factuelles supplémentaires. Une version officielle de la décision se trouve sur le site de la Cour d’appel du circuit fédéral des États-Unis http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-1434.Opinion.2-9-2018.1.PDF.

Un demandeur de brevet peut choisir de contester la décision défavorable d'un examinateur en interjetant appel auprès de la PTAB. De plus, en cas d'échec à la PTAB, le demandeur peut toujours tenter sa chance au Circuit fédéral en faisant appel de la décision de la PTAB.

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Auteur(s):

Alain Alphonse Alain Alphonse
B.Sc.A. (génie électrique), J.D.
Avocat (Ontario)
514.871.2912