Slam Dunk pour la PI : Les universités du Canada peuvent enfin protéger leurs marques

29 mars 2018

Par Cynthia Rowden et Meghan Dillon

Pour les amateurs de basketball universitaire, le tournoi de basketball March Madness® de la NCAA est incontournable. L'événement le plus marquant cette année est sans doute la toute première victoire d'une équipe classée 16e (les UMBC Retrievers) face à l’équipe favorite du tournoi, même si les UMBC Retrievers ont perdu le match suivant. Malgré cette défaite, l'équipe est devenue un phénomène médiatique et les médias rapportent que des représentants de l'Université du Maryland, dans le comté de Baltimore, ont dû déposer précipitamment des demandes d'enregistrement de marques aux États-Unis pour UMBC RETRIEVERS, 16 OVER 1 (16 CONTRE 1) et RETRIEVER NATION. 

Les droits de licence de sport universitaire sont un commerce très lucratif : on parle d’un marché de près de 5 milliards de dollars par an pour les articles portant les marques des universités et collèges américains. Les noms des équipes, y compris leurs surnoms, leurs logos et mascottes, ainsi que les acclamations et les combinaisons de couleurs sont au cœur de tout programme de licence. Ceux-ci peuvent tous faire l’objet d’une protection des marques de commerce. Aux États-Unis, les universités dont les équipes de sport sont populaires enregistrent souvent des dizaines de marques de commerce dans le cadre de leurs programmes de licence qui génèrent des revenus issus de toutes sortes de produits, qu’il s’agisse de vêtements ou de services bancaires.

Le droit des marques du Canada prévoit une disposition unique qui peut être utilisée par les universités qui décernent des diplômes, au Canada ou à l'étranger, pour obtenir une protection large et économique en lieu et place de l'enregistrement ordinaire des marques. Plus précisément, l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce crée un type particulier de droit sur les marques de commerce pour les entités qualifiées, à savoir les universités, les autorités publiques et les Forces canadiennes, qui permet d’éviter les démarches ordinaires d'enregistrement, en particulier l'examen par le Bureau des marques de commerce pour des raisons techniques ou de confusion, d’opposition et de renouvellement. Cette disposition stipule :

9 (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème

(ii) d’une université,

 

à l’égard duquel le registraire a, à la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, donné un avis public d’adoption et emploi;...

Ces droits sont également mentionnés dans les dispositions sur l'enregistrabilité de la Loi sur les marques de commerce article (12 (1)(e)), qui stipulent que ne peut faire l’objet d’un enregistrement toute marque de commerce d'un tiers interdite par l'art. 9, y compris une marque détenue par une université ou ressemblant étroitement à celle-ci.

Toute université (ou institution d’enseignement supérieur) peut demander à ce que le registraire des marques de commerce publie un avis public, par publication dans le Journal des marques de commerce, des symboles qui correspondent à la définition large d'un « insigne, écusson, marque ou emblème ». La demande doit être accompagnée de droits, qui sont actuellement fixés à 500 $ CAD. Le Bureau des marques de commerce demandera normalement une preuve, à moins que l'université ne soit bien connue, de son autorité de délivrer le diplôme, et pourra également exiger des preuves d‘« adoption et d'emploi ».   Les termes « adoption » et « emploi » sont définis dans la Loi sur les marques de commerce en ce qui concerne les marques ordinaires, et ces dispositions peuvent être utilisées pour déterminer ce qui constitue « l'adoption » et « l’emploi » des marques au sens de l'article 9. L'emploi exige la vente de produits affichant la marque dans le cours normal des affaires, tandis que l’« adoption » comprend l’« emploi », ainsi que la « révélation antérieure » ou le dépôt une demande. L'alinéa 9(1)(n) ne précise pas que cette adoption et cet emploi doivent avoir lieu au Canada, bien que la jurisprudence relative aux pouvoirs publics, qui peuvent également utiliser cette disposition pour protéger leurs marques, exige l'adoption ou l'emploi au Canada. Dans la mesure où la présentation d’une demande de publication en vertu de l'art. 9 peut ne pas constituer un « dépôt de demande » pour avoir clairement droit à la protection aux termes de cet article, il doit y avoir soit des ventes au Canada de marchandises universitaires portant les marques en question, soit des ventes ailleurs, combinées à de la publicité présente au Canada, de sorte que la marque soit connue dans une certaine mesure au Canada.

Outre une évaluation initiale par le Bureau des marques de commerce pour s'assurer que la demande est faite au nom d'une entité qualifiée, aucun autre examen n’intervient. La marque demandée ne fait pas l’objet d’un examen en ce qui concerne les possibilités de confusion, le caractère distinctif inhérent, le caractère descriptif ou d'autres objections communément rencontrées dans le cadre des demandes ordinaires. En effet, il n'est pas rare que des marques identiques au nom de différentes entités soient publiées aux termes de ces dispositions. De plus, la demande de publication ne doit préciser aucun produit ou service et, une fois publiée dans le Journal des marques de commerce, les informations détaillées de la marque publiée dans la base de données de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (« marque aux termes de l’article 9 ») énumèrent les 45 catégories de biens et services. Les marques en vertu de l'article 9 restent en vigueur de façon permanente sauf si le propriétaire les retire expressément. Il n'est pas nécessaire de renouveler la demande, la marque ne peut être annulée pour inutilisation et les procédures d'invalidité ou d'abandon ne s'appliquent pas. Plus important encore, une fois publiée, la marque constitue une interdiction absolue à l'enregistrement de la même marque ou d'une marque très similaire par un déposant de marque subséquent, indépendamment des différences possibles des biens ou services, sauf consentement spécifique donné de la part du propriétaire de la marque protégée par l'article 9.

Lorsque l’on effectue une recherche de marque au Canada, les numéros de série des marques protégées par l'art. 9 commencent par le chiffre 9 et sont répertoriés tel qu’« annoncé ». Ne vous trompez pas : il ne s’agit pas de demandes en attente qui ont été annoncées pour fin d’opposition, mais ce sont plutôt des marques qui ont déjà été acceptées pour publication ou qui ont été publiées dans le Journal des marques de commerce et qui peuvent maintenant empêcher à la fois l'utilisation et l'enregistrement d’autre marque. De plus, l'incidence de l'art. 9  est immédiate : une demande en instance pour une marque ordinaire qui a déjà été approuvée peut être rejetée en raison de sa similitude avec une marque protégée par l’article 9.

Inutile de dire que la publication des marques aux termes de cet article peut présenter des avantages financiers significatifs car, hormis les frais administratifs et juridiques de publication, aucune dépense supplémentaire ne sera engagée, étant donné qu'il n'y a pas d'examen, d’opposition, de frais d'enregistrement, d’exigences d’utilisation ou de renouvellement.

Si un déposant de marque se trouve face à une marque protégée par l'article 9 dans le cadre des activités de vérification ou pendant l'examen de sa demande, les options sont limitées : persuader l'examinateur que la marque dans la demande déposée est suffisamment différente pour exclure la possibilité de confusion avec la marque protégée par l'article 9, ou obtenir le consentement du propriétaire de la marque en question. Peut-être afin de limiter les très vastes droits conférés par l'article 9, le Bureau des marques de commerce ne cite généralement les marques protégées par l'article 9 que si la demande porte sur une marque identique ou extrêmement proche, interprétant les mots « dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec » comme exigeant un degré élevé de similitude visuelle.    Si les marques sont identiques, la demande de marque de commerce sera refusée à moins d’obtenir un consentement à cet effet. Certains détenteurs de marques protégées par l'article 9, y compris les universités, sont disposés à donner leur consentement tant que des mesures sont prises pour éviter toute suggestion d'octroi de licence ou de chevauchement dans les circuits commerciaux. D'autres peuvent exiger une indemnisation monétaire en échange d'un consentement.

Les interdictions générales prévues par l'article 9 touchent également à l’enregistrement, de sorte que l'analyse des risques doit également prendre en compte l'incidence sur l'utilisation au Canada de marques identiques ou similaires à celle qui est protégée par l’article 9. Dans la pratique, peu de détenteurs de marques protégées par l’article 9 contestent agressivement l'utilisation, mais dans ce cas, il est nécessaire de démontrer le risque de confusion. Au lieu de cela, si l'utilisation de la tierce partie tombe dans la catégorie « composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec » la marque protégée par l'article 9 qui a été publiée, il s’agit effectivement d’une interdiction d’utilisation.

Bien qu'il n'y ait aucun mécanisme pour s'opposer à la publication d'une marque protégée par l'article 9, la décision du registraire de publier diverses marques protégées par l'article 9 a été maintes fois contestée et certaines publications ont été jugées irrecevables parce que le propriétaire ne répondait pas aux qualifications requises, par exemple en ce qui concerne l’utilisation ou le statut canadien approprié.  Aucune de ces décisions n'a encore porté sur des marques universitaires.

Occasionnellement, la portée considérable des droits accordés aux titulaires de ces marques protégées a conduit à des appels à modifier la Loi sur les marques de commerce, par exemple à prévoir des procédures d'opposition ou des délais de prescription. Bien que le gouvernement du Canada ait apporté d'importantes modifications à la Loi sur les marques de commerce en 2014 (qui devraient entrer en vigueur au début de 2019), aucun changement n'a été apporté à l'art. 9.

La popularité des sports universitaires et le potentiel de génération de revenus importants provenant de la vente de marchandises aux étudiants, aux anciens élèves et aux partisans, font qu'il est important de prendre des mesures pour identifier les marques et les symboles universitaires et de les protéger contre toute contrefaçon par des entités non associées à ou autorisées par l'université. Alors que les universités peuvent demander, comme n’importe quel demandeur, une protection ordinaire des marques, les droits particuliers conférés par l’article 9 offrent une protection vaste et durable à une fraction du coût de la protection ordinaire des marques. On y gagne donc à coup sûr.

Pour en savoir plus sur la protection des marques universitaires en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce, vous pouvez vous mettre en contact avec le groupe des Marques de commerce de Bereskin & Parr.

L'information qui est présentée dans ce site web est fournie à titre informatif uniquement. Elle ne constitue pas un avis juridique et ne devrait pas être interprétée comme tel. Vous ne devez pas agir ou négliger d’agir en vous fiant à ces renseignements. Un conseil juridique devrait être obtenu sans délai. Les professionnels de Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. seront heureux de vous conseiller.

Auteur(s):

Cynthia Rowden Cynthia Rowden
B.A., LL.B.
Avocate-conseil
Meghan Dillon Meghan Dillon
B.Sc. (psychologie), LL.B.
Avocate