Un récit édifiant - Université de l’Alberta c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 36

12 juin 2018

Par Robert Storey et Alain Alphonse

Autrefois, le demandeur de brevet canadien qui n’en n’était pas l’inventeur devait enregistrer une cession ou d’autres éléments de preuve pour démontrer que ses droits tiraient leur origine de l’invention de l’inventeur. Désormais, il n’a qu’à présenter une déclaration non signée affirmant qu’il est le représentant légal de l’inventeur. La procédure a été simplifiée à tel point que l’on pouvait s’attendre à ce que tout se passe toujours bien. Plus tôt cette année, la Cour d’appel fédérale a rendu une décision démontrant que, malheureusement, les choses peuvent mal tourner.

La Cour fédérale a été saisie de l’affaire par l’Université de l’Alberta, qui demandait le contrôle judiciaire de certaines actions posées par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) à l’égard d’une demande de brevet dans laquelle l’Université avait acquis un intérêt. Les droits des demandeurs originaux dans l’invention tiraient leur origine des inventeurs nommés. Cependant, les demandeurs n’ont pas présenté de déclaration affirmant qu’ils étaient les représentants légaux des inventeurs comme l’exige l’alinéa 37(2)a) des Règles sur les brevets.

Conformément à la Règle 37(4), le commissaire aux brevets a envoyé aux demandeurs un avis exigeant qu’ils se conforment à la Règle 37(2)a) dans les douze mois suivant la date de dépôt. La lettre indiquait que le défaut de se conformer entraînerait l’abandon de la demande en vertu de l’article 73 de la Loi sur les brevets. (La règle 97 énonce que la demande est considérée comme abandonnée si le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute exigence du commissaire visée aux Règles 23, 25, 37 ou 94).

Les demandeurs n’ont pas répondu à l’avis selon la Règle 37(4), et le commissaire leur a fait parvenir un avis d’abandon. L’avis expliquait que la demande pouvait être rétablie en vertu du paragraphe 73(3) de la Loi si les demandeurs payaient les frais de rétablissement et corrigeaient l’erreur dans les douze mois suivant l’abandon.

Au cours de la période de rétablissement de douze mois, l’un des demandeurs originaux a cédé ses droits dans la demande à l’Université de l’Alberta.

La période de rétablissement est venue à expiration sans que des mesures aient été prises en vue du rétablissement. L’OPIC a donc inscrit, dans ses registres, que la demande était « inactive ». Il a fallu presque un an pour que l’Université prenne finalement connaissance de l’état de la demande. L’Université et son co-demandeur ont rapidement demandé à l’OPIC de rectifier les choses, mais l’OPIC a répliqué qu’il ne pouvait réactiver la demande de brevet car la période de rétablissement était venue à échéance.

Les demandeurs se sont donc tournés vers la Cour fédérale en vue d’un contrôle judiciaire. La Cour fédérale a rejeté la demande. Elle a statué que le délai de 30 jours pour obtenir un contrôle judiciaire à l’égard de l’avis du commissaire en vertu de la Loi sur les Cours fédérales était expiré depuis longtemps, et a en outre confirmé la position de l’OPIC selon laquelle la Loi sur les brevets ne permet pas le rétablissement lorsqu’une demande de brevet est inactive.

En appel devant la Cour d’appel fédérale, deux questions ont été présentées :

1. La Cour fédérale a-t-elle erré en calculant le délai de 30 jours pour le contrôle judiciaire à compter de la délivrance de l’avis par le commissaire (plutôt qu’à compter du refus le plus récent du commissaire de réactiver la demande inactive)?

2. Le commissaire a-t-il erré en refusant de réactiver la demande de brevet?

En ce qui concerne la première question, la Cour d’appel n’était pas d’accord avec la position du tribunal inférieur, selon laquelle la période de 30 jours en vue du contrôle judiciaire avait commencé à s’écouler dès l’avis en vertu de la Règle 37(4). Cependant, cette conclusion qu’il y avait eu erreur n’a pas aidé les appelants. La Cour d’appel a statué que la délivrance de l’avis était une exigence des Règles qui ne résultait pas d’une décision discrétionnaire du commissaire. Par conséquent, elle n’était pas soumise au contrôle judiciaire. La Cour d’appel a également rejeté la notion selon laquelle soit la délivrance de l’avis d’abandon, soit l’abandon lui-même pouvaient faire l’objet d’un contrôle judiciaire.

En ce qui concerne la deuxième question, la Cour d’appel était d’accord avec le tribunal inférieur et a statué que le commissaire n’avait pas erré en refusant de rétablir la demande inactive, car il n’existe pas de mécanisme en vertu de la Loi sur les brevets ou des Règles sur les brevets qui permettrait au commissaire de réactiver une demande après qu’elle ait été abandonnée et que la période de rétablissement ait expirée.

Il est prévu qu’en 2019, des modifications importantes à la Loi sur les brevets du Canada et aux Règles sur les brevets entrent en vigueur, y compris des modifications aux dispositions liées à l’abandon et au rétablissement. Cliquez ici pour consultez notre rapport (en anglais seulement).

Il est peu probable que les modifications proposées auraient aidé les appelants dans le cas présent.

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Auteur(s):

Robert Storey Robert Storey
B.Sc.A.(métallurgie et science des matériaux), LL.B.
Associé
514.871.2930  
Alain Alphonse Alain Alphonse
B.Sc.A. (génie électrique), J.D.
Avocat (Ontario)
514.871.2912